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从审查角度看申请文件的撰写—涉及实验证据的撰写 作者姓名：王晓明 扈娟 高天柱 郑丽丽 作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部 摘要 化学领域对于实验证据的依赖性很高，本文从实验证据与说明书公开不充分、 能否证明申请具有创造性以及能否支持权利要求三个方面，提出了一些个人看 法。 关键词 实验证据 公开不充分 创造性 不支持 引言 说明书是申请文件的重要组成部分，审查指南中指出应包括（1）要解决的 技术问题；（2 ）技术方案；（3 ）有益效果。在化学领域中，由于可预见性较低， 通常需要实验数据来证明有益效果。但在实际审查过程中，经常发现有很多专利 申请由于实验数据撰写中存在问题而导致申请不能被授权，本文从审查过程中遇 到的问题对实验数据的撰写进行了探讨。 一、实验证据与说明书公开充分 专利法第二十六条第三款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、 完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。在审查指南第 2 部分第 2 章第 2.1.3 节则对其进行了具体规定，并且列举了常见的 5 种表现形式，其中 第 5 种情形是：说明书中给出了具体的技术方案，但未能提供实验证据，而该方 案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。 例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实 1 验数据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。在充分 公开的审查过程中，审查员与申请人对是否需要提供实验证据，提供的实验证据 能否证实技术方案成立，以及补交的实验证据是否应当予以考虑等多有争议。 在化学领域由于可预见性较低，技术方案能否实现很大程度上依赖于实验证 据的佐证。目前审查实践中，由于说明书中未提供实验证据或提供的实验证据达 不到要求而导致公开不充分的情况很多，对此申请人由于撰写的失误往往很难补 救，在公开不充分的审查中，申请人后补交的证据由于受证据本身合法性、合理 性以及相关性的制约较多，很难被接受。 在化学领域，会导致公开不充分的主要有以下几种实验证据： （1）化合物确认 （2 ）化合物的用途和/或使用效果数据 （3 ）药物的实验结果以及实验结果与用途和/或使用效果之间的对应关系 审查实践中，由于缺少上述数据导致申请公开不充分而被驳回的案例很多， 这些案例中绝大多数是由于申请人撰写的失误，未撰写相应的实验证据而导致 的。 【案例1】 某案：要求保护一种苝醌衍生物光敏生物杀菌剂组合物，其中，该组合物所 含主要活性组分的结构式如下图所示。 即，主要组分是4-羟基-3,10-苝醌为活性中心的一系列衍生物的有机溶剂提 取物溶液，辅助组分是非离子型表面活性剂，溶剂是水。组分之间的重量比为： 主要组分：辅助组分=1 ：1-3，余量为水。本申请还要求保护上述苝醌衍生物光 敏生物杀菌剂组合物的制法，其中主要成分包括：竹红菌甲素、竹红菌乙素、痂 囊腔菌甲素、痂囊腔菌乙素、痂囊腔菌丙素、弗来菌素、尾孢素、枝孢甲素、枝 孢甲素等，说明书未公开能够表明所述组合物具有杀菌性能的实验数据，据此本 申请由于不符合专利法第26 条第 3 款的规定被驳回。在复审阶段，复审委也同 2 意实审的意见，维持驳回。 可见，在化学领域，申请人在撰写申请文件时，对于实验证据的撰写应引起 足够的重视，以满足充分公开的要求，具体可参考《审查指南》第二部分第十章 内容。另外，提醒申请人撰写时还应注意以下几点： （1）关于化合物确认 有时候申请人认为在说明书中已经公开了制备方法或制备方法本身是公知 的化学反应，本领域技术人员无需创造性劳动就能制备得到该化合物，就没有记 载相关的具体化合物的结构确认数据。然而，对于化合物的公开，应当使得本领 域技术人员确信该产品已经或者能够存在，因此，对于反应原料之间可能存在多 个反应位点，反应产物不唯一的情形，若没有证据证明要求保护的化合物是真实 存在的，或者没有证据证明发明使用的原料是已知物质、反应过程必然能够进行 且反应位点唯一，即使本领域技术人员重复实验确实能得到所述产品，未提供结 构确认数据也不足以认为该化合物已被充分公开。