发明专利的申请实质审查程序中专利代理.ppt

* * * * * * * * 对比文件1美国专利说明书US×××××××A中披露了一种安装在金属熔液容器排出口处的阀门，其结构如该对比文件中的图1至图4所示。该阀门由彼此同轴安装在一起的定子与转子组成，定子上设有金属熔液的流入口和流出口，转子上开有通过其轴线的连接通道，其可以是通过该转子轴线的直通道，也可以是通过转子轴线的折弯通道。定子与转子彼此以圆柱形液密封工作面为界，转子可绕其纵轴线相对于定子转动。在图1至图4所示的阀门开启位置时，连接通道沟通了定子上的流入口和流出口，对金属熔液进行浇注；而在阀门关闭位置时，转子封住定子的流入口和/或流出口。 * * * * 通过对申请文件的形式缺陷分析可知，权利要求5是一项多项从属权利要求，在其引用部分引用了另一项多项从属权利要求3和4，不符合《专利法实施细则》第22条第2款有关多项从属权利要求不得作为另一项多项从属权利要求基础的规定。 * * 在该第一次审查意见通知书中，指出了权利要求1不具备新颖性，权利要求2-4不具备创造性，权利要求3和4未清楚地限定发明，权利要求6与权利要求1之间不符合单一性的要求。显然，本专利申请未指出权利要求5所存在的实质性缺陷，也就是说，如果将权利要求5修改成独立权利要求有可能取得专利权。鉴于审查意见通知书中指出了权利要求1-4以及权利要求6的实质性缺陷，将会根据专利申请文件的修改是否消除这些实质性缺陷或者意见陈述书中是否有足够理由说明上述权利要求不存在这些实质性缺陷来确定是否授予专利权，因而该审查意见通知书的总体倾向性意见属于前面所指出的第三类审查意见：“不定性结论意见”。 * * * * 因此，审查意见通知书中有关权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性的审查意见正确，需要通过修改权利要求1来克服这一实质性缺陷。 * * 在答复审查意见通知书时可以将权利要求2至权利要求4的技术方案相对于对比文件1和本领域的公知常识具有创造性作为争辩该专利申请具有创造性的突破口。 * * * * * * * * (1) 对权利要求书修改的总体考虑 通过前面所作分析可知，审查意见通知书中有关权利要求1无新颖性的审查意见正确，因此应当修改权利要求1以使其相对于对比文件1具有新颖性；但考虑到还应当使修改后的独立权利要求符合授权条件，即还应当使修改后的独立权利要求1相对于对比文件1和本领域的公知常识具有创造性。 至于审查意见通知书中有关权利要求2至4无创造性的审查意见，正如前面分析时所指出的，该审查意见是可以与国家知识产权局进行商榷的，因此可以考虑将权利要求2限定部分的技术特征补入到修改后的独立权利要求1中，使修改后的独立权利要求1相对于对比文件1和本领域的公知常识具有创造性，即将这种修改方式作为对独立权利要求1进行修改的一种备选方式。 前面已经指出，审查意见通知书中认为权利要求3和权利要求4未清楚地限定要求专利保护范围的审查意见正确，因此在修改权利要求书时，应当消除这两项从属权利要求所存在的这一实质性缺陷。 审查意见通知书中有关权利要求6与权利要求1之间不具有单一性的审查意见是正确的，因此，在修改权利要求书时，应当删去独立权利要求6；但是考虑到前面理解专利申请文件中权利要求6的技术方案时所指出的，该权利要求6实质上要求保护的仍然是用于金属熔液容罐的浇注阀门，只是对该阀门中定子和转子材料进行优选，因而可以考虑将其修改为独立权利要求1的从属权利要求。 (2) 对独立权利要求的修改 鉴于审查意见通知书中并未指出从属权利要求5的实质性缺陷，这就暗示着国家知识产权局认可了从属权利要求5的授权前景，但由于从属权利要求5引用了权利要求2至4中的任一项，即其是从属权利要求2、3或4的从属权利要求，由此可知，如果在修改权利要求书时将权利要求5直接改写成独立权利要求1，则其保护范围要小于前面所给出的独立权利要求修改的备选方式——将权利要求2改写为独立权利要求，因此，从尽可能为委托人争取更宽的合适保护范围考虑，不应当采用将权利要求5直接改写为修改后的独立权利要求1的修改方式。 需要说明的是，在修改独立权利要求1时，除了将权利要求2中限定部分中的技术特征补入到独立权利要求1中外，还可以考虑采用下述两种修改方式：其一，将权利要求5中限定部分的技术特征直接加入到独立权利要求1中；其二，对独立权利要求1中的浇注阀门，以转子和定子的材料为陶瓷材料作为区别技术特征来撰写修改后的独立权利要求。但是，对于前一种修改方式，从原说明书和权利要求书记载的内容可知，申请人将“精确控制金属注流大小”作为其要解决的技术问题，对连接通道形状的选择作为比较重要的改进，而“使金属熔液沿轴向更均匀地从金属熔液容罐流入到铸模中”是在优选的连接通道的基础上作出的进一步改进，在修改权利要求书时，通常应当尊重申请人原有的优先选择，除非