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专利《审查指南》的过渡问题 一、引言 2009 年 10 月，美国某半导体公司因不服中国国家知识 产权局对其一件专利申请案作出的《视为未提出通知书》 ， 向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销被告国 家知识产权局作出的上述通知书。 二、基本案情 原告美国某半导体公司 （以下简称 “美国公司” ）于 1998 年 11 月 13 日向国家知识产权局提交了一件名称为“场效应晶体管及其制造方法”的发明专利申请，该申请的申请号为 981XXX （以下简称“ 98 首次申请”），并于 2007 年 5 月 18 日被国家知识产权局授予专利权。 2006  年  12 月  29 日，该美国公司就“  98 首次申请”提 出了一件分案申请，该分案申请的申请号为  20061XXX  （以 下简称“  06 分案申请”），并于  2008  年  11 月  28 日被国家知 识产权局授予专利权，于 2009 年 2 月 11 日授权公告。 2009 年 1 月 16 日，美国公司又向国家知识产权局提交 了名称为“场效应晶体管及其制造方法”的发明专利再次分 案申请，并在请求书文件中标明该再次分案申请的原申请是 申请日为 1998 年 11 月 13 日、申请号为 981XXX 号的“ 98 首次申请”，同时明确该再次分案申请所针对的申请是申请 号为 20061XXX 、名称为“场效应晶体管及其制造方法”的 “06 分案申请”。 国家知识产权局于 2009 年 2 月 4 日针对该再次分案申 请发出专利申请受理通知书，确定该再次分案申请的申请号 为 20091XXX 、申请日为 1998 年 11 月 13 日、分案提交日为 2009 年 1 月 16 日（以下简称“ 09 再次分案申请” ）。 在“ 09 再次分案申请”的初步审查阶段，国家知识产权 局于 2009 年 4 月 3 日发出补正通知书，要求原告美国公司提交实审审查员发出的指出单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。由于该美国公司未能提供上述相 应的通知书，国家知识产权局于 2009 年 7 月 17 日针对“ 09 再次分案申请”发出了《视为未提出通知书》 ，认为该“ 09 再次分案申请” 的递交日在 《专利法实施细则》 （注：指 2001 年 7 月 1 日起施行的版本，以下简称《实施细则》 ）第五十 四条第一款规定的期限届满之后，因而“ 09 再次分案申请” 的发明专利请求书视为未提出。 三、相关的法律、法规与行政规章及问题的产生 根据《实施细则》第四十二条第一款规定： “一件专利 申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请” 。而《实施细则》第五十四条第一款规定： “国务院专利行政部门发出授予专利权的通 知后，申请人应当自收到通知之日起 2 个月内办理登记手 续”。 在本案中，国家知识产权局发出针对“ 06 分案申请”的 授予专利权通知书的日期是 2008 年 11 月 28 日，而美国公 司提交“ 09 再次分案申请”申请文件的日期为 2009年1月 16 日，如果以“ 06 分案申请”的授权日计算，美国公司提 出“ 09 再次分案申请”的时间是在《实施细则》第五十四条 第一款规定的收到授予专利权通知之日起 2 个月期限届满 前，即 2009 年 1 月 28 日前，因而符合《实施细则》第四十 二条第一款的规定。 但国家知识产权局针对 “ 09 再次分案申 请”发出的《视为未提出通知书》显然是以“ 98 首次申请” 的授权通知日 2007 年 5 月 18 日为基础进行计算的。 实际上，从《实施细则》第四十二第一款与第五十四第 一款的规定来看，其仅限定了提交的分案申请的规定时间为 办理授权登记的期限内，也即收到授予专利权通知之日起 2 个月期限届满前。而针对分案申请再次提出分案的情况下， 其适用《实施细则》第五十四条第一款时的提交分案申请的 规定时间是以最早的首次申请 （如本案中的 “ 98 首次申请”） 的授权通知日为基准还是以分案申请 （如本案中的 “ 06 分案 申请”）的授权通知日为基准，在《实施细则》中并没有给 予限定。在本案中，国家知识产权局就“ 09 再次分案申请” 发出的《视为未提出申请》的法律依据实际上是 2006 年 7 月 1 日起施行的 2006 版专利《审查指南》 。在 2006 版专利 《审查指南》施行之前，对于本案中美国公司这样提出再次分案申请一直是被允许的，也即提交再次分案申请的规定期限以其所针对的分案申请的授权通知日为计算基准，这种期限计算方式符合《专利法》与《实施细则》的规定，且《审查指南》中并