浅论签订《专利实施许可合同》回避风险策略.pdfVIP

。依靠科技进步促进神华持续快速协调发展 综合管理 浅论签订《专利实施许可合同》 回避风险的策略 王 辉 (中国神华煤制油有限公司，北京 100011) 摘要改革开放后，我国从国外引进了大量的先进技术和管理经验，但由于对技术引进过 程中的知识产权问题缺乏必要的认识和了解，在知识产权方面同技术让与方产生了一些争执 甚至导致了中方的重大经济损失。本文从知识产权的特点入手，就专利实施许可合同签 订中如何有效回避中方技术引进单位的知识产权风险，提出了自己的浅显见解和建议。 关键词技术引进 《专利实施许可合同) 知识产权 改革开放后，为了更快地发展社会生产力、迎接知识经济时代的挑战，我们从国外引进了大量先 进的技术与管理经验。事实证明，敞开胸怀学习、归纳并逐步形成自己的先进技术和管理理念，不仅 是我们提高经济效率的有效手段，也对国家整体技术水平的提高发挥了极大的促进作用。然而，在知 识产权逐步成为国际间政治、经济、科学技术和文化交往中一个受到普遍关注的焦点问题的背景下， 由于我们对技术引进过程中涉及到的知识产权问题缺乏必要的认识和了解，而产生、激化了一些有关 知识产权的争执甚至导致了一些重大损失。本文就中方技术引进单位在签订专利实施许可合同的 过程中，如何有效回避风险、维护自身的知识产权，从而最大限度地维护经济利益人手，提出了自己 的浅显见解和建议。 知识产权是指公民或法人依据法律的规定，对其从事智力创作或创新活动所产生的知识产品所享 有的专有权利，又成为“智力成果权”，包括工业产权和著作权(版权)两部分。而专利实施许可 合同中涉及的知识产权，主要指工业产权中的专利权和专有技术又称“技术秘密”。 知识产权具有地域性、时间性、排他性的特点，也就是说，知识产权是在一定期限里、一定地域 内、含有某种特殊技术诀窍的权利。这是处理专利实施许可合同中涉及知识产权问题时，必须时 刻谨记的原则。掌握了其实质含义，就能清楚地意识到在专利实施许可合同的谈判过程中，应如 何辨识外方在知识产权方面故意设置的陷阱，并在合同条款上进行怎样的处置，以更加有效地回避以 下风险。 1将已经过期的、即将过期的专利，或已处于公知领域的所谓“专有技术．打包在一 套许可工艺中，要求中方技术引进单位支付许可费 这是一种具有很大欺骗性的商业欺诈行为，中方技术引进单位无意中为这种本可以或即将可以无 偿使用的技术花大价钱买单，不仅造成极大的经济损失，也间接地丢失了自己产品市场的培育和发展 机会。因此在谈判前，技术引进单位必须加强对专利有效性的鉴别工作，不仅要求外方提供有效的专 利证明文件，自己也要到相关机构通过专利联机检索查询专利的状态。 而属于商业秘密范畴的“专有技术”的保护，则完全依赖于专有技术让与方同受让方之间的保 密协议的约束。一旦由于某种原因(非受让方原因)而处于公知状态，则该专有技术即属于公有技 一】46— 术，任何人都可以无偿使用，即受让方有权不再支付任何使用费。因此，在合同签署前，技术引进单 位须加强对相关技术发展状况的跟踪，以避免外方将公有技术假冒专有技术而高价许可我方使用，给 我方造成损失。 因此，在加强专利有效性鉴别及相关技术跟踪工作的基础上，为避免上述问题的发生，建议在合 同文本的处理中采用以下方式： (1)合同条款中“被许可工艺”定义要清晰、准确；在附件的“工艺描述”中要对原料、工艺流 程、主要设备、公用工程、产品，进行清楚、简要的描述。在某些情况下，还应要求许可方明确指出 “被许可工艺”涵盖哪些单元、不涵盖哪些单元。 (2)在合同的“保证条款”中，许可方必须保证其许可工艺在合同的有效期内有效，声明并保证 “其许可的工艺是合同签订时最先进、最可靠的技术”或如《合同法第349条所规定的“许可的工 艺是完整、无误、有效的，并能达到约定目标”，视引进技术实际特点而对合同文字进行确定。 (3)将许可方提交的知识产权证明文件作为合同的技术附件之一，以进一步明确其法律责任。知 识产权证明文上应注明专利名称、专利申请人和专利权人、申请地、申请日期、申请号、专利号以及 专利权的有效期限。 (4)在保密条款中，不仅要明确