基于侵权抗辩之专利默示许可的探究.docVIP

　　基于侵权抗辩之专利默示许可的探究 ok3plied license),有别于以书面合同等方式确立的明示许可,它是指在一定情形之下,专利权人以其非明确许可的默示行为,让被控侵权人(专利使用人)产生了允许使用其专利的合理信赖从而成立的一种专利许可形态。 早在1927年,美国联邦最高法院就在De Forest Radio Tel . Co . v . United States一案(以下简称De Forest案)的判决中对专利默示许可进行了阐明:“并非只有正式的授权许可才能达到许可使用的效果。对于专利权人使用的任何语言或采取的任何行为,只要它能够让他人正当地推定专利权人已经同意其从事制造、使用或销售等实施专利的行为,则可以构成一种许可,并可以在专利侵权诉讼中以此作为抗辩。”[4]因此,专利默示许可的法律实践历史悠久,只不过在中国尚属新现象和新问题。 虽然专利默示许可通常出现在专利侵权诉讼中,并作为被控侵权人的抗辩理由,但从本质上讲,专利默示许可只是默示合同的一种形式。正如美国联邦最高法院在De Forest案中对专利默示许可的定性:“此后当事人之间的关系以及相关的任何诉讼,都必须认定为合同关系,而不是侵权关系。”[5]在Medeco Security Locks,Inc. v. Lock Technology Corp一案中,美国纽约南区地方法院更是明确指出:“与任何其他的默示许可一样,专利默示许可属于当事人的合同行为。”[6] 因此,如果法院认定当事人的争议事实乃是专利默示许可行为,那么剩下的就是许可的范围大小,以及是否支付许可使用费等问题了,专利权人并无权提起诸如要求停止侵权、损害赔偿等专利侵权的诉讼请求。所以,在实践中,当事人的争议是其构成专利侵权行为还是专利默示许可,差别非常巨大,且对于被控侵权人的利益影响甚巨。 根据美国关于默示许可的学说,专利权人的行为可能基于许多不同的理论被认定为产生了默示许可,这些理论包括默许(acquiescence)、行为(conduct)、衡平法上的禁止反言(equitable estoppel)或者法律上的禁止反言(legal estoppel)。[7]不论依据哪种理论认定默示许可,其根本目的都是为了保护使用人的信赖利益。如果从专利权人的任何行为中,能够合理地推定出其已同意他人实施其专利进行制造、使用、销售等行为,那么,他人就获得了一种被许可实施专利的信赖,并基于此种信赖而受到合同的保护,否则将会对他人造成不公平的后果,也不利于建立稳定的可预期的市场秩序。 二、专利默示许可的发生情形 作为一种非明示的许可 [1][2][3][4][5][6][7][8][9]下一页 行为,专利默示许可存在的范围似乎难以界定,一切存在专利利用的领域或许都有专利默示许可存在的空间。根据已有文献和相关案例,本文归纳了常见的专利默示许可的发生情形,期待借此加深认识,为专利默示许可的类型化和规则化提供事实基础。 (一)基于技术标准而产生的专利默示许可 将专利纳人技术标准已经成为不可逆转的趋势,这让标准化组织不得不予以正视,并主动完善自身政策以平衡各方利益,减少因专利许可问题而阻碍标准制定和实施的机会。马克·A·莱姆利教授调查后发现,基本上所有的标准化组织都明示或者默示地规定,其成员有义务披露知识产权。[8]比如,美国国家标准学会的专利政策是鼓励参与标准制定的成员披露专利信息,并在合理非歧视原则的基础上进行许可。[9] 但是,如果专利权人在参与标准制定时并未向标准化组织充分披露其专利,而该专利又被纳人了标准化组织发布的技术标准之中,此时应该如何处理?一方面,专利权人参加技术标准而不披露专利信息,至少在美国有可能因涉嫌利用技术标准获取垄断地位而承担垄断的法律责任。[10]另一方面,专利权人进人标准中的专利很可能受到默示许可的限制。[11] 我国最高人民法院的“第4号复函”称:“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况,专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳人国家、行业或者地方标准的,视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利,他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。”据此,从专利权人参与标准制定或同意专利进人标准的行为本身即可推断出专利默示许可的存在。 (二)基于技术推广而产生的专利默示许可 如果专利权人将其专利纳人国家推广使用的技术项目,是否与将自己的专利纳入技术标准一样,内在地蕴含了开放专利许可的意愿?在江苏优凝公司诉江苏河海公司、江苏神禹公司、扬州勘测设计公司侵犯专利权纠纷案中,一审和二审法院对此均给予了肯定的回答。该案中,原告江苏优凝公司于2006年6月2日将其“挡土块”发明专利纳入水利