2013年《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》解读.docVIP

2013年《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》解读 　　专利侵权判定是各国普遍面临的司法难题。最高人民法院于1993、2001和2009年分别出台了有关的司法解释，对侵权判定、侵权责任以及损害计算等方面给出了指导性意见。同时，各地方高级法院也在其自身司法实践的基础上提出了一些地方性指导意见。例如，北京市高级法院在2001年出台了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》。 在此背景下，北京高级人民法院于2013年9月发布《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》（以下简称“北高指南”），对专利侵权案件的等同原则、功能性技术特征、禁止反悔原则、共同侵权几大问题进行了指南性规定。 除此之外，还对方法权利要求的步骤顺序、权利要求中的数值范围是否适用等同、权利要求主题中的应用用途描述是否产生限定效果、外观设计空间论、外观整体判断原则、技术转让合同纠纷等重点问题进行了细化规定。北高指南已于2013年9月下发北京各法院并遵照执行。 本文力图对北高指南加以细致分析与解读，以供同行理解参考。 一、关于等同原则的发展 1、“技术特征”的定义 由于在等同原则的判定中是采用“技术特征”一一对应的比较方式，因此对于“技术特征”的具体定义，有可能直接影响等同判定结果，其讨论可参见美国判例 Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A.， Inc.， 868 F.2d 1251， 9 USPQ2d 1962， 1966 （Fed.Cir.1989）案。北高意见认为，技术特征应被定义为在权利要求所限定的技术方案中能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合（参见北高指南第5条），即，为了能够进行“功能-手段-效果”测试，每个技术特征都应当首先具有可以对比用的功能、手段和效果。 此外，为了避免整体等同的问题，即避免错误地将多个技术特征被视为一个技术特征而用于与被控方案进行对比，北高指南特别规定技术特征必须是独立具有功能、手段和效果的“最小”的技术单元或组合，可以既实现等同特征的对比，又同时避免等同的过多误判。 2、“功能-手段-效果”测试 进而，为了解决以往案件中在“功能-手段-效果”对比中的操作不一致，北高指南对基本相同的技术手段、功能、效果的定义进行了规范化。具体而言，对于“基本相同的手段”北高指南将其定义为一般包括在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征，以及申请日后出现的虽然工作原理与专利技术特征不同但是属于被诉侵权行为发生日所属技术领域普通技术人员容易想到的替换特征（参见北高指南第44条）。等同原则的出现，是为了解决两个问题：（1）由于语言表达限制而使申请人无法在权利要求中覆盖发明构思下所有技术手段；（2）在提交申请时无法预料的随着技术发展而在申请日与侵权日之间产生的基本相同的新技术手段无法被覆盖在权利要求中。在北高指南中则解决了以上两个问题，从而充分保护申请人的权利。 此外，对于基本相同的功能和效果，北高指南规定其判断顺序应当放在基本相同的手段之后（参见北高指南第48条）。 3、捐献原则 北高指南规定对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案，或在说明书中明确排除的技术方案，专利权人在专利侵权诉讼中以等同侵权为由主张专利权的保护范围包括该技术方案的，不予支持（参见北高指南第56条）。从等同原则的起源来看，是为了解决想要覆盖而由于语言表达所限而无法覆盖的实施方式，或由于技术发展出现的新的等同实现方式。相反，在申请日的说明书中可以用语言清楚描述的并列技术方案，并不属于这两种情形，因此也不是等同原则想要解决的问题。作为专利文书的总体规则，说明书与权利要求书的作用不同，说明书记载的内容是专利权人向公众贡献的内容，而权利要求书所划界的范围才是所要求的保护范围。专利权人有权向公众贡献更多的内容，而仅仅要求较少的保护范围，其具体体现为在权利要求书中不写入某些公开的实施例，不写入权利要求的实施例即被视为捐献给公众而不要求保护。在这种总体规则下，若以说明书记载实施例可以用于解释等同为由将已经捐献的实施例纳入保护范围，既不是等同原则本意要解决的问题，又违背了专利制度的撰写总体规则。因此，在提交申请时，专利申请人应认真检查是否还有记载于说明书中而未写入权利要求书中的技术方案，应当确保将其写入权利要求书。 二、关于禁止反悔原则的细化 北高指南规定，专利权人所放弃的保护范围，不仅仅是为了克服新颖性、创造性问题，而且可以是为了克服缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷（参见北高指南第58条）。当