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定牌加工商标侵权问题的梳理与探讨（上）编者按? 涉外定牌加工一直是知识产权业界关注的一个热点。近日，最高人民法院针对“PRETUL”商标侵权纠纷案作出的（2014）民提字第38号民事判决书，对长久以来司法实践中关于定牌加工商标侵权与否的认定问题，有了相对明确的指导意见。针对目前国内外司法裁判的基本立场及观点、涉外定牌加工中对“商标使用”的认定、侵权的成立是否应该以损害发生为必要、涉外定牌加工中的侵权认定与利益平衡、涉外定牌加工刑事案件涉及的相关问题、涉外定牌加工中国内企业如何避免侵权6个核心问题，本报日前邀约多位知名知识产权专家、学者及律师进行梳理与解读。从本期开始，本报将分上下两期，对相关专家及学者的来稿进行刊载，以期通过专业视角，对涉外定牌加工贸易中所存在的争议及包含的知识产权专业性问题加以明晰。目前国内外司法裁判的基本立场及观点黄武双华东政法大学目前，我国各级人民法院对定牌加工行为是否侵犯注册商标专用权所持司法态度分为侵权与不侵权两种。认定侵犯注册商标专用权的主要理由为：委托人虽在其本国享有商标权但在我国不享有商标权，在我国使用构成对我国相关权利人的注册商标专用权的侵犯。如“耐克商标案”与“鳄鱼商标案”等。认定不侵犯商标权主要理由为代理加工产品全部返销，不会造成国内消费者产生混淆和误认，所涉商标在我国境内没有商品识别功能。如“JoLida商标案”与“BOSS商标案”等。在学术界，侵权论者认为，虽然涉外定牌加工产品不在我国境内销售，不会导致相关公众混淆，但因“混淆可能性”并非商标侵权构成之必要条件，只要在相同商品上使用相同商标即应绝对“推定混淆”因而构成侵犯商标权。涉外定牌加工产品不属于过境货物，涉外定牌加工属于具有营利性质的商业活动，不能适用“过境货物”的例外规则。不侵权论者则认为，由于定牌加工产品和国内商标持有人的产品在不同国家销售，二者的相关公众（消费者）完全不同，不可能造成混淆或误认，并不影响国内商标权人之商标的商品来源识别功能，不会造成国内商标权人之损害。亦有观点认为，定牌加工过程中在产品上附加的商标（贴牌）不构成商标法意义上的商标使用。目前，定牌加工纠纷需要解决两个关键问题。其一，关于“商标使用”法律规范的解读。我国现行商标法第四十八条在界定“商标的使用”时，增加了“用于识别商品来源”的限制。不侵权论者据此认为，由于定牌加工产品未在我国销售，所附标识不具有来源标识作用，因而贴牌行为不属于我国现行商标法规定的“商标使用”。在不构成“商标使用”的情况下，其结果自然不构成商标侵权行为。从法律用语字面文义可以解释，“用于识别商品来源”不仅包括已发挥来源识别作用的情形，还包括将来可以发挥来源识别作用情形。不难判断，存放在仓库中的假冒产品即便未进入流通领域，也属于未经同意使用商标而侵权。如果将“用于识别商品来源”理解为一定要进入流通领域实际发挥了识别来源功能才属于“商标使用”的话，则存放于仓库的假冒产品便不能认定为商标侵权。因此，即便现在尚未进入原告商标权所控制地域范围，只要将来会进入该地域市场，亦应认定在产品上所附商标的行为属于“商标的使用”。当然，如果将来也不会进入原告商标权所控制地域的市场，贴附商标的行为就不能认定为我国商标法所称的“商标使用”。在委托方拥有境外某地域商标权的情况下，加工方在产品上贴附商标的行为应属于委托方“使用”其境外商标权的行为。由于委托方拥有境外某地域的商标权，加工方贴附商标的行为就因为有了依合同获取的权源而不构成商标侵权。由于委托方是否拥有境外某地域的商标权成为了判断是否成立侵权行为的前提，因此要求我国加工方履行注意义务就有了合理性。此处的注意义务，就是要求加工方形式“审查”委托方是否拥有境外某地域的商标权。当然，另一疑惑马上又接踵而至：境外商标权人是否可以超出其权利地域范围而在我国境内贴附商标？在我国境内加工产品并贴附商标的行为，属于境外商标权利人制造产品的行为，并不满足我国商标法要求“商标使用”应具备在我国境内发挥识别来源功能的条件。委托境外企业加工产品，乃是当今国际贸易之常态；强行认定境外商标权利人委托加工贴牌的行为侵犯我国商标权，既不符合我国商标法之规定，也不符合我国产业政策之所需。其二，关于“实质利益损害”概念之引入。基于商标权地域性之限制，我国商标通常无法在境外主张权利，然而商标的声誉跨越国界又是不争的事实。为了解决商标影响力无国界与商标权具有地域性之间的不协调问题，美国多数巡回法院在审理跨境商标纠纷时，引入了在境外使用美国商标是否会影响美国贸易（商标权人的市场利益）的标准；尤其是在境外使用美国商标“实质影响”美国商标权人利益且满足司法管辖权条件时，倾向于认定构成商标侵权。简言之，在境外地域没有其他主体拥有商标权的情况下，我国商标声誉所及境外地域市场客观上已与国内市场成为一体。由于