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结合实际案例从审查员角度看专利创造性争辩常见情形及审查处理方法 　　摘 要：在发明专利申请的实质审查过程中，审查员与申请人/代理人之间争论的往往是创造性的审查意见。本文结合实际案例从审查员角度列出了申请人/代理人创造性争辩的常见情形，并给出了审查员在应对申请人/代理人的常见创造性争辩时的处理方法，期望能为审查员的实质审查工作提供一些有益的参考，同时期望能给申请人/代理人在撰写创造性的意见答复时提供一些有益的启迪。 　　关键词：专利；审查；创造性；争辩 　　中图分类号： G306 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）29-86-2 　　0 引言 　　专利法第二十二条第三款规定：授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。其中创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步[1]。由此可见，创造性是发明和实用新型被授予专利权的必要条件之一。相对于新颖性和实用性的判断，对申请专利的技术方案进行创造性判断要求高，操作复杂，影响判断过程和结果的因素多，这决定了对申请专利的技术方案是否具备创造性的审查是专利授权和确权中的重点和难点。在创造性争辩的过程中，主要的沟通方式是书面沟通方式，包括审查意见通知书以及申请人/代理人的意见答复。在审查员及申请人/代理人的意见存在分歧的情况下，如果审查员未能在通知书中针对争辩适时有效的表明自己的论点及论据，则有可能延长审查程序，降低审查质量，浪费审查资源和耽搁申请人的时间，如果申请人/代理人未能在意见答复中适时有效的表明自己的论点及论据，则有可能延长审查程序，耽搁申请的授权，还有可能导致申请被驳回。因此，本文结合实际案例从审查员角度列出了申请人/代理人创造性争辩的常见情形，并给出了审查员在应对申请人/代理人的常见创造性争辩时的处理方法，期望能为审查员的实质审查工作提供一些有益的参考，同时期望能给申请人/代理人在撰写创造性的意见答复时提供一些有益的启迪。 　　1 创造性意见答复的常见争辩情形及审查员处理方法 　　根据实际审查经验，将申请人/代理人对创造性审查意见答复的常见情况归纳为以下六种，如图1所示。并给出了审查员针对该类争辩情形的处理方法。 　　1.1 技术领域/技术问题差别 　　针对该类争辩情形，审查员应当从整个申请文件和对比文件公开的技术方案本身出发，说明对比文件公开的主题也可以应用至本申请的领域，并且从另一方面指出，申请人并没有对应用的特殊领域，提出相应的技术手段或技术特征。 　　案例1：申请人强调本发明属于特定的领域，与对比文件的应用领域不同。 　　申请人认为，本申请涉及一种医学图像的模板匹配方法，技术领域为医学图像领域，是特定的领域......而对比文件1的图像匹配方法不能直接应用于医学图像领域。 　　审查员在通知书中指出申请人仅仅强调了医学图像的特殊性，而忽视了其使用的技术方案本身的特征，纵观整个说明书及权利要求书的内容，其......等技术手段均和现有技术的技术手段完全一致（阐述对比文件公开了实质相同技术方案，解决了相同技术问题） ......本领域技术人员知道，对比文件1中的图像匹配方法完全适合医学领域的图像处理，他们本质上没有什么不同。申请人虽然强调特定的医学图像技术领域，却没有任何针对医学图像的特殊性提出属于申请人自己创造、发明的技术手段......申请人的陈述理由显然是不能成立的。这并不是申请人为了技术进步特意地创新，本来这个技术方案就是现有技术成熟的理论，申请人只是一种引用罢了。相对于现有技术，本发明并不存在申请人所声称的新的特征、并没有做出具有实质性贡献的地方，不具备创造性。 　　1.2 特征未公开/非实质相同/存在其他区别特征 　　针对该类争辩情形，审查员争辩处理方式如图2所示。首先需要判断争辩的特征是否由权利要求记载的内容所体现，如果区别技术特征在权利要求中未体现，则需要提醒申请人审查的基准是以权利要求所记载的技术方案为准。如果区别技术特征在权利要求中已经体现，若未公开/非实质相同/有其他区别特征，则需要补充检索新证据，或加强说理，若无新证据，也不能充分说理，接受申请人的意见陈述；若实质公开或相同，或不构成区别特征，则根据意见陈述有针对性说理，认真分析对比文件，直接文字公开的说明其出处，需要说理的从本领域技术人员角度加以分析，必要时提供公知常识证据。 　　1.3 发明产生了意料不到的技术效果 　　针对该类争辩情形，审查员争辩处理方式如图3所示。首先需要判断判断争辩的技术效果是否由权利要求记载的内容所带来，如果不是，则需要提醒申请人审查的基准是以权利要求所记载的技术方案为准。如果是，则需要判断申请人宣称的显著效果是否由区别特征所带来，如果是，审查员应从客观事