解析设计专利侵权比对分析中先前技艺的范围及技艺.pdfVIP

解析設計專利侵權 比對分析中 先前技藝的範圍 及技藝領域的限制 07/08/2019 葉雪美 前言 1 美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC ）在 Egyptian Goddess 案件 ，廢 2 除該院在 Litton 案例中建立的新穎特徵檢測，回歸於單一的「一般 觀察者檢測」。 然而，法庭之友擔心廢棄新穎特徵檢測，無法確保實 施先前技藝或實質上相似於先前技藝的設計不會被認定為侵權。 CAFC則認為，以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點， 將先前技藝 與設計專利及被告產品一起比對的一般觀察者檢測， 一方面可達到獨 立新穎特徵檢測之目的，同時也能限縮 Gorham檢測過度擴張的權利 範圍。 本文中以美國法院的設計專利侵權訴訟案件為基礎，分析一般觀 察者檢測所使用的先前技藝 ，檢視專利 法及MPEP中有關先前技藝範 圍及相關類似技藝領域的規定 ，分析侵權訴訟中得用以抗辯的先前技 藝範圍及技藝領域之限制 說明類似相關技領域的判斷原則， ，希望提 供給專利業界與智財法院在作業設計專利侵權分析時可作為參考 。 兩步驟的 一般觀察者檢測 在 Egyptian Goddess 案件中 ，CAFC 分析許多 先前案例並說明： 被告產品與設計專利之間的差異並未大於設計專利與先前技藝之間 的差異，在這情況下 ，如果設計專利是有效的，那麼設計專利權利範 1 參見 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc) 。 2 參照 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 （1984）。 1 圍會限縮得相當狹小。很明顯的，在 Applied Arts3 案件中，上訴法院 清楚說明 ，不能只依賴詳盡的侵權分析來決定設計之間是否構成實質 近似，尤其是在一個先前設計擁擠的技藝領域中，對熟悉先前技藝的 一般觀察者而言設計之間一點微小的差異就， 足以 產生不同的視覺印 象，因而 不會有侵權的事實被發現。 CAFC認為 ：將先前技藝作為一般觀察者檢測的一部分，藉由先 前技藝之比對給予設計專利一個較為合理的權利範圍，也建立一種 比 較客觀 且容易操作的實質相同檢測。加入先前技藝與設計專利和被告 產品一起比較的一般觀察者檢測 （如圖1），是一種視覺上 「實質近 似 」的檢測，不同於商標所用的普通消費者混淆檢測 。如何在侵權分 析中應用這種檢測進行事實調查 ，CAFC說明 ：有些情況，設計專利 和被告設計是明顯不同的， 不必進入檢測的第二步驟 。又 其他情況， 當設計專利和被告設計並非明顯不同，一般觀察者是否會認為這兩個 設計是實質相同，則需 進入第二步驟 ，藉助於依據先前技藝進行設計 專利和被告設計的進一步比對 ，才能有效的判斷是否侵權。 3 參照 Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp., 67 F.2d 428,730, 19 USPQ 266, 269 （6th Cir. 1933）。 2 圖 1 Legler的睡袋設計專利與 Exxel的產品及先前技藝的比對圖 4 先前技藝在一般觀察者檢測中的作用 美國法院在設計專利侵權 分析中使用的檢測是 兩步驟的一般觀 察者檢測，首先是隔絕外界參考資料的考慮， 直接比較設計專利和被 控產品 ，確定 兩個設計是否「實質相同」，如果兩個設計看起來明顯 不同 ，在法律問題上不會構成侵權行為；如果觀察者確認兩個設計並 非「明