浅谈无效程序中马库什权利要求的修改(韦东).pdfVIP

浅谈无效程序中马库什权利要求的修改 Discussion onAmendmenttoMarkush ClaimduringInvalidation Procedure 韦 东 摘 要：审查指南规定，无效程序中可“从同一权利要求中并列的两种以上 技术方案中删除一种或一种以上技术方案”，但并没有对此进行具体的阐述。这 给实践操作带来一定的困惑和争议，尤其是面对马库什权利要求的修改时。本文 简要分析了无效程序中马库什权利要求（通式化合物）的修改，认为马库什权利 要求是多种技术方案的集合体，在无效程序中应可从中删除并列的一种或一种以 上技术方案，而判断所删除的技术方案是否为并列的技术方案，可以所删除的技 术方案的保护范围是否重叠为依据。 关键词：马库什权利要求 并列的技术方案 通式化合物 审查指南第四部分第三章第4.6.2节规定，在满足4.6.1节所述的修改原则的 前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案 的删除。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除 一种或一种以上技术方案。 但是，审查指南并没有对何种删除属于“从同一权利要求中并列的两种以上 技术方案中删除一种或一种以上技术方案”进行具体的阐述。这给实践操作带来 一定的困惑和争议，尤其是面对无效程序中马库什权利要求的修改时。 就此，笔者从以下三个方面对这个问题进行初步的分析。 （一） 根据审查指南的二部分第一章第2节，专利法所称的发明，是指对产品、方 法或者其改进所提出的新的技术方案。技术方案是对要解决的技术问题所采取的 利用了自然规律的技术手段的集合。因此，实际上可以认为马库什权利要求中的 每一个马库什要素都是一个独立的解决技术问题的技术方案。各马库什要素之间 1 都可以认为是并列的技术方案，每个马库什要素都能独立地解决技术问题。而马 库什权利要求仅仅是所有马库什要素的一个集合。因此，从马库什权利要求中删 除一个或多个马库什要素，应当都被认为是一个或多个并列的技术方案的删除。 但这在实践中会遇到问题，因为将一个个具体的技术方案删除可能会存在不 符合专利法第33 条规定的情形。即便是在实审过程中，这样的修改也会存在不 符合专利法第33 规定的情形。因此，若以此为由进行争辩，估计在无效程序中 难以被接受。 （二） 审查指南中涉及的是“一种或多种以上”技术方案，该“种”与“个”所代 表的含义和范围可能不同。例如，每一“种”技术方案中可能包括多“个”具体 的技术方案。“种”代表的是一个类别，体现的是质的不同；而“个”代表的是 相同类别中的具体的技术方案，体现的是量的不同。因此，基于这种考虑，当判 断某些技术方案是否属于同一种技术方案时，可能还是需要判断这些技术方案是 否存在“特定技术特征”，即存在“体现发明对现有技术做出贡献的技术特征， 也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征”。当一系列的技 术方案都具有相同的特定技术特征时，例如，所有的通式化合物都具有一共同的 导致该通式化合物具有新颖性和创造性的结构X，则由该通式化合物中每一个具 体的化合物（技术方案）所组成的技术方案的集合则可视为一种技术方案。这种 技术方案都是基于结构X 来解决相同的技术问题。基于此种考虑，当删除涉及的 是结构X以外的取代基时，由于所删除的技术方案解决技术问题的技术特征仍然 是结构X，因此在这种情况下，这些删除的技术方案不应视为是“并列的一种或 一种以上的技术方案”。 但如果这样解读的话，则在无效程序中将无法对任何具有单一性的马库什权 利要求做出修改。这对于专利权人而言似乎过于苛刻。而且，由于实审过程中的 单一性审查，使得理论上在授权权利要求中不会存在特定技术特征不同的技术方 案，因此，如果按照以上标准进行判断的话，则该“技术方案的删除”的规定对 于通式化合物权利要求而言可能是没有多大实际意义的，因为其适用的情况将非 常少。 2 （三） 某专利的无效宣告审查给出了另一思考角度。该专利独立权利要求保护一种 制备通式I