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通过判例解析KSRN决对美国医药品发明的适用 刘斌斌 马旭霞 内容提要：美国联邦最高法院对KSR案做出判决以后，引起了医药品等业界的关注，因为针对KSR案 的判决提高了对非显而易见性要件的判断标准，使过多的医药品专利的有效性难以过关。通过判例分析可 看出，KSR判决对美国医药品发明的适用上产生了一定的影响，更加强调对显而易见性立证责任的重要性。 关键词 ：KSR案 非显而易见性 医药品发明 葛兰氏四要素 次要因素 中图分类号 ：D432．63 文献标识码：A 文章编号：1009--5330 (2010)04—0o78—04 作者简介：刘斌斌，法学博士，兰州大学法学院副教授 (甘肃兰州 730000)。 一 、 Graham分析与非显而易见性判断标准 对于一项发明创造，即使现有技术不能全部披露所要求保护的发明内容，还需克服非显而易见性 的限制才能获得专利权。美国在 1952年的专利法修改之前，就一项发明需要新颖、有用且非显而易 见的要求在法律条文上没有存在依据。就有关非显而易见性的要求，1952年，专利法案第 103条规 定：“一项发明，虽然并不与本编第 102条款所规定的已经有人知晓或者已有叙述的情况完全一致， 但申请专利的内容与其已有的技艺之问的差异甚为微小，以致在该发明完成时对于本专业具有一般 技艺的人员是显而易见的，不能取得专利。取得专利的条件不应该根据完成发明的方式予以否定。” 1966年，美国联邦最高法院就有关非显而易见性被称之为三部曲(TheTrilogy)的Grahamv．John DeereCo案①、Cookchemical案②和UnitedStatesv．Adams案③做出判决，这三个案件的判决，特别是 Graham判决，被认为是迄今为止有关非显而易见性判断标准的最基础之判例。 Graham案中就非显而易见性要件发生争议的第2，627，798号专利 (以下称789号专利)是Gra— ham氏发明的关于当利刃与坚韧的岩石发生撞击时为防止把柄破损装有撞击吸收装置的犁锄的弹簧 夹钳技术。789号专利主要表现在当犁柄在土壤中碰到障碍物时，它可以将犁柄向上推起，通过障碍 物以后又将犁柄退回正常的位置。而这一技术的先行技术也是 Graham氏拥有的第2，493，811号专 利(以下称811号专利)。而引起争议的机械装置是一个铰链。Graham认为两者的区别是：因为811 号专利技术的铰链位于合页上部金属片与下部金属片之间的位置，刀刃受到撞击时摩擦损耗修理、替 换较为困难的上部金属板，而把柄会碰撞到下部金属板，使把柄不具有十分的忍耐力，所以811号专 利具有使把柄出现弯曲的缺陷。798号专利将合页的下部金属片与犁柄的上下位置倒反，这样使上 部金属板不受损耗，把柄对下部金属板不会碰撞 ，而全部用锄吸收了撞击④。 文章系国家知识产权局软科学计划项 目 “甘肃省知识产权战略调查研究——甘肃省支柱产业的专利战略问 题研究”(SS08一A一13)的阶段性成果之一。 ① Grahamv．JohnDeereCo．，383U．S．1，148U．S．P．Q．459(1966)． ② CalmerInc．v．Cookchemical，383U．S．1，148U．S．P．Q．459(1966)． ③ UnitedStatesv．Adams，383U．S．39，148U．S．P．Q．479(1966)． ④ [日]木村耕太郎：《判例 就 米国特静法》，东京：商事法旃，2008年 ，第 117～120页。 · 78 · 通过判例解析KSR判决对美国医药品发明的适用 本案原审中第8巡回控诉法院认为 “Graham专利 (原有技术)的组合没有产生出新颖或者不同 的结果”，判定789号专利无效①。而联邦最高法院认为1952年的专利法，第 103条是将HotchkissV． Greenwood判决②后的判例法进行成文化而形成的，并不是国会希望变更专利对象性标准水平 的意图 表现，依据必须决定先行技术(现有技术)的范围和内容；确定先行技术与有争议的专利请求范围之 间的差异；决定相关技术领域通常的技能水准这个测试标准，判定Graham的789号专利无效。 虽然Graham判决中对出示的以上三段测试标准没有做出清晰的梳理，甚至对于第三项的 “相