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涉外定牌加工行为定性 [摘 要]近年来，涉外定牌加工是否侵犯国内相同或者类似注册商标的纠纷层出不穷，相关判决也随着理论认知的深入而不断改变。新《商标法》第四十八条将商标的使用限定于“用于识别商品来源”，第五十七条将商标侵权情形进行细分并对“同种商品上使用相同商标”情形外的侵权形式增加“容易导致混淆”这一要件。这两项修订将直接影响今后实务中涉外定牌加工行为的定性。 [关键词]新《商标法》；涉外定牌加工；商标使用；商标侵权 [中图分类号]D920.4 [文献标识码]A [文章编号]1671- 5918（ 2015） 08- 0089 - 02 doi：10. 3969/j.issn.1671- 5918. 2015. 08- 041 [本刊网址]http：// 经济全球化的趋势下，我国许多工厂接受国外品牌的委托成为其国内加工点。不少我国注册商标权利人认为定牌加工行为侵犯其商标权，在商品出口时向海关申请扣留并对加工企业提起侵权之诉，如美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣公司商标侵权纠纷案等，定牌加工涉及的法律问题愈发受到关注。 一、相关法律规制历程 定牌加工，指我国境内加工企业接受国外企业委托生产加工产品，并贴附国外企业指定或授权使用的特定商标，产品最终全部交付境外委托方的贸易方式。当国外企业指定或授权使用的商标与国内某个已注册的商标相同或类似，且贴标产品的类别与国内注册商标核定使用的类别相同或类似时，就可能引发商标侵权纠纷。随着相关领域法律不断完善法学理论和对涉外定牌加工行为的深入认识，我国对外定牌加工的合法性的判断也在不断变化。 2004年北京高院发布《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，第十三条规定“定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权”。2006年新“解答”删除该规定，反映北京高院对定牌加工问题表现出了与2004年不同的态度。 2009年最高院出台《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指示“‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形应结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担”。这一观点在2011年广东省高院宣判的“CROCODILE”商标侵权案中得到确认。 2012年最高院对良品计画诉国家工商行政管理局商标评审委员会一案的再审判决认定“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或者服务的来源，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能”，涉外定牌加工行为不侵犯我国注册商标商标权。 2014年新《商标法》实施，第四十八条规定商标使用是“用于识别商品来源的行为”及第五十七条相关规定，用于认定出口的“贴牌”商品是否对我国注册商标专用权造成损害。这一指导思想与2012年最高院的审判思路基本一致。 总结既往司法机关对涉外定牌加工的指导意见与判例可得，对于涉外定牌加工的定性，从不构成侵权到加工方应承担必要的审查注意义务并依该义务的履行情况判定侵权责任，再到认定商标的使用限于商品流通环节、贴牌行为不属于商标的使用范围，涉外定牌加工并不侵犯国内相同或类似注册商标的合法权益。新《商标法》吸纳“商标使用是用于识别商品来源的行为”并对商标侵权的情形进行拆分细化，将混淆原则引入商标使用侵权的构成要件之中，这一改变将影响实务中涉外定牌加工行为的定性。 二、涉外定牌加工行为定性的关键 （一）涉外定牌加工行为的民法定性 涉外定牌加工在传统民法上定性为承揽符合承揽的一般要件，即国内加工方按照境外委托方的要求完成产品的加工并交付工作成果，委托方给付报酬的行为。与一般承揽不同的是，定牌加工过程中涉及帖附商标的行为即“贴牌”，易引发商标权侵权纠纷。 新《商标法》实施前，涉外定牌加工商标权利纠纷中，起诉方通常认为，涉外定牌加工方未经其许可，违反旧《商标法》第五十二条第一款，在同种或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，侵犯其注册商标专用权。同时，基于商标权权利范围具备地域性，相关境外委托人虽在境外拥有合法商标权，但其商标权的保护范围止于境外，不可作为不侵犯我国商标权的抗辩理由。对此，被告方一般抗辩称，由其加工贴牌的产品全部交付国外委托方，不在境内销售和流通，不会使消费者产生混淆和误认，因此并不侵犯境内注册商标权利。 （二）涉外定牌加工侵犯商标权的实质要件 新《商标法》第五十七条对侵犯商标权的行为要件以列举的形式规定了六种侵犯商标权的具体情形并辅之以兜底条款。对涉外定牌加工的规制依据是该条文第一款“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，及第二款“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混