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专利尽职调查 朱屏、倪旭冬 美国盛智律师事务所 © Sheppard, Mullin, Richter Hampton LLP 2008 并购中的知识产权问题  获取知识产权（IP ）的重要意义  交易类型  每项交易的必要步骤  问题领域  政府因素 并购的益处 通过并购来促进中国经济的增长，就业率的上升及工 资水平的提高资水平的提高。 并购中知识产权的重要意义  中国企业习惯于改进现有技术，并利用当地市场的 高准入门槛和低成本生产。  缺乏自主知识产权、依靠低成本生产的弊端已经越 来越明显 并购中知识产权的重要意义 随着知识产权法的健全，中国企业可能需要支付高 达25% 的许可费，这一比例足以使中国企业无力参与 市场竞争。 并购中知识产权的重要意义 例如，据独立专家估计，中国电信产业会在未来几 年中因向国外专利权人支付75亿美元的使用费而崩 溃。 并购中知识产权的重要意义 中国企业必须购买技术来保持市场竞争的优势地位。 并购中知识产权的重要意义  企业应对下列情况作出决策： – 向哪里投入技术研发经费？ – 该交换来什么知识产权？ – 向其他权利人获取何种许可？ 并购中知识产权的重要意义 知识产权知识产权 （IP ）已在大部分交易中占据了举足轻重的在大部分交易中占据了举足轻重的地 位，并对交易的价值具有决定意义。 交易类型  股权收购协议/兼并—控制权转移的担忧  资产买卖协议—转让条款的担忧  租赁交易（证券化，贷款）-资产承租人占有，则存 在出租人违约使用或出售该资产而产生的确保对财 产的控制权及转让权的担忧。 每项交易的必要步骤 1) 尽职调查-确定转让知识产权资产的性质、有效性 及价值。 2)2) 起草协议条款起草协议条款-获得针对交易资产充足的陈述与保获得针对交易资产充足的陈述与保 证，并在协议中针对尽职调查所发现的问题定制陈 述与承诺。 3) 交易后的申报要求-完善新的所有权。 第一步：尽职调查  尽职调查的目的 – 确定是否继续交易 – 获取并核实作为目标公司估价依据的信息获取并核实作为目标公司估价依据的信息 – 确认某些保证、承诺及损害赔偿条款的必要性及 出售方提供上述条件的能力 – 降低成交后可能出现的有害意外的风险几率，例 如遭遇诉讼或无法推广新产品 识别知识产权财产的尽职调查  知识产权财产类型 – 专利 – 商标商标 – 著作权 – 商业秘密 – 布图设计  相关财产 – 信息技术（IT ） 识别知识产权财产的尽职调查  知识产权/信息技术审计 – 登记及未登记财产 – 许许可  公共检索 – 相关国家 识别知识产权/信息技术的减损的尽职调查 减损的类型  所有权/ 留置权  对外许可  获得许可 • 控制权变更 • 可转让性 • 再授权  维护费用  对发明人/作者的义务 识别知识财产/信息技术的减损的尽职调查 减损的类型（续）  诉讼  行政措施行政措施  侵犯第三方知识产权  第三方侵犯目标公司的知识财产 识别知识财产/信息技术的减损的尽职调查 减损的类型（续）  其他协议 – 雇佣协议雇佣协议 – 咨询协议 – 销售及供货协议 – 合资协议 – 营销协议 – 特许协议 – 信息技术协议 尽职调查知识财产估价 知识产权估价的原则是确定与所有权有关的未来收益。 知识产权估价 1. 评估知识产权的范围 2.