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从审查案例看要素省略发明的申请文件撰写 及答复应对策略 作者姓名：李鹏 徐圆圆 魏巧莲 作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部 摘要 对于要素省略发明，其创造性的判断通常是从要素省略的动机、省略前后功 能的变化等角度加以分析。申请人在撰写这类申请文件时，应当着重从这两个角 度突出发明的创造性，并尽可能地提供对比实验数据。在答复涉及创造性的审查 意见通知书时，也应当从这两个角度针对请求保护的技术方案进行陈述，必要时 需提供补充试验数据。 关键词 要素省略 创造性 动机 技术效果 实验数据 一、 引言 《专利审查指南》第二部分第四章中对要素省略的发明及其创造性判断做如 下解释：要素省略的发明，是指省去已知产品或方法中的某一项或多项要素的发 明。根据要素省略后功能或技术效果的变化将要素省略的发明分成两类：(1)如 果发明省去一项或多项要素后其功能也相应地消失，则该发明不具备创造性；(2) 如果发明省去一项或多项要素后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到 [1] 的技术效果，该发明具备创造性 。 在专利审查过程中使用上述方法判断“要素省略发明”的创造性，而在专利 撰写过程中，应根据上述判断方法有针对性地撰写申请文件，以便更有效地体现 发明点，体现发明对现有技术做出的贡献，最终顺利获得授权。 本文结合具体的案例，从多个角度对影响“要素省略发明”创造性的因素进 1 行分析，谈谈专利申请文件撰写过程中应注意的具体问题及答复审查意见通知书 的应对策略。 二、 案例介绍 某申请要求保护的权利要求1涉及一种喷墨油墨组合物，包含：a)液体载色 剂和 b)改性偶氮颜料，其中所述的喷墨油墨组合物不包括单独的分散剂，该分 散剂的主要作用是获得或保持改性偶氮颜料或喷墨油墨组合物的稳定性。 最接近的现有技术对比文件 1 公开了一种印刷油墨组合物，包含液体载色 剂A和改性偶氮颜料B，同时还包含有分散剂，对比文件中没有对颜料稳定性的 相关描述。该案例的权利要求1与对比文件1的最主要区别就在于“所述的喷墨 油墨组合物不包括单独的分散剂”，本申请相对于最接近的现有技术属于要素省 略发明。 实质审查阶段，审查员质疑了要素省略的创造性，指出对于本领域技术人员 来说，当油墨组合物的分散性能可以满足需要或对油墨的综合性能进行平衡取舍 时，不使用单独的分散剂是容易想到的，不需要付出创造性的劳动。 随后该案提出复审请求，复审请求人指出：(1)对比文件 1 没有公开或暗示 不包括单独的分散剂的喷墨油墨组合物，基于对比文件1的教导，本领域普通技 术人员绝对不会想到不需要分散剂来分散颜料，本申请对现有技术的贡献是在改 性偶氮颜料的分散体中不需要另外的或单独外加的分散剂；(2)本申请属于“要 素省略的发明”，省略了分散剂这一要素，但依然保持了油墨组合物稳定的功能， 从而具有突出的实质性特点和显著的进步。 复审请求审查决定最终维持了驳回决定，合议组认为：（1）虽然对比文件1 没有明确公开或暗示该喷墨油墨组合物中可以不包括单独的分散剂，但是这并不 意味着本领域技术人员不能想到其中可以不包括单独的分散剂；分散剂的作用主 要是获得或保持颜料或喷墨油墨组合物的稳定性，当本领域技术人员在综合考虑 油墨组合物的整体性能等因素时，比如需要对颜料分散体和油墨组合物的稳定 性、黏度、印刷性能等进行权衡时，完全有动机尝试不额外添加分散剂；（2）本 申请仅表明了省去分散剂后，省去该分散剂的偶氮颜料仍然具有一定的分散性和 稳定性，但并未能表明省去分散剂后，其还能保持原有的和添加分散剂相同的稳 定性；更没有证据证明如对比文件1中的偶氮颜料分散体在省去分散剂后仍然能 2 够保持原有的分散性和稳定性。 该案中，申请人虽然从省略的动机和省略前后功能的变化两个角度进行了争 辩，但是这种争辩在原始申请文件以及现有技术中都没有得到充分的支持，例如 原始申请文件并没有提供省略分散剂与否在稳定性能上的差别大小的实