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从创造性审查浅议发明的“层次” 作者姓名：姜小薇 作者单位：国家知识产权局专利复审委员会化学申诉二处 摘要 在申请文件的撰写过程中，如果申请人选取的现有技术有失偏颇，很可能导致其记载发 明内容、提供效果数据的立足点不正确。而通常在申请中没有提及的技术效果，或没有相应 实验数据证实的实验效果在审查过程中是不能被认可的。全面记载发明的各个层次的内容可 以避免不必要的权力损失。 关键词 创造性 三步法 现有技术 在使用三步法判断专利申请创造性的过程中，三个步骤分别为（1）确定最 接近的现有技术；（2 ）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3 ）判 【】 1 断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 。 申请人在撰写申请文件所遵循的基本行文顺序，其实与三步法有相近之处， 首先，申请人在申请文件中会对背景技术进行简要介绍，即相当于给出最接近的 现有技术；其次，申请人会点明本发明与背景技术相比的改进之处，相当于明确 了区别特征之所在，进而申请人会说明这种区别会带来何种好的技术效果，解决 了何种问题，通常会列举具体实施方式来体现本发明所取得的技术效果。 那么，将判断创造性的三步法和申请专利行文的顺序相比较可以看出，使用 三步法评价创造性时，得出一个发明不具备创造性的结论无外乎是以下两种情 形：一是申请人给出的最接近的现有技术确实是审查员所确定的最接近的现有技 术，那么确定的区别特征肯定也是相同的，但审查员认为要求保护的发明对本领 域的技术人员来说是显而易见的，申请人对其发明“高度”的估计有失偏颇；二 是审查员通过检索重新确定了最接近的现有技术，那么发明与现有技术之间存在 的区别特征就相应发生了变化，多数情况下，其实际解决的技术问题会随之变化， 此时产生的问题是，发明实际解决的技术问题与其声称要解决的技术问题不一 1 致，由于审查员检索到的现有技术比申请人自己认定的现有技术离本申请更“进 了一步”，审查员认为在重新确立的现有技术的基础上，本领域技术人员不用付 出创造性劳动即可引入该区别来解决其实际解决的技术问题，则认定发明不具备 创造性。 在审查过程中，我们常常遇到的是第二种情况，即审查员重新确立了最接近 的现有技术，进而确定新的“区别特征”，此时，该“区别特征”往往与申请人 所强调的“改进之处”不同。接下来，审查员需要确定基于这些区别，本发明实 际解决了什么样的技术问题，这通常是结合本发明记载的关于效果的内容（例如 实验数据）和现有技术进行判断。那么，在使用三步法评判创造性的过程中，往 往会遇到如下问题：申请人提供的实验数据是基于他自己认为的最接近的现有技 术，即申请中记载的对比实验往往是申请人所认定的现有技术，这些对比实验数 据仅能够体现出申请人自己所认定的“区别”（即其强调的“改进之处”）带来了 何种效果。而审查员重新确定了区别特征之后，在申请文件中并没有关于体现这 些区别带来何种效果的数据。 有些情况下，发明创造技术效果的“好”不仅仅局限在一个方面，但由于申 请人在撰写过程中立足的现有技术的错位，导致其没有在申请中全面、充分的展 现其技术方案的“优点”，就会导致其丧失部分甚至全部的权利。我们用一个例 子进行说明。 例如：某申请的权利要求1 为： 1. 一种苯乙烯系树脂组合物，含有(A)苯乙烯系树脂、(B)苯乙烯系树脂以外 的热塑性树脂、(c1)改性苯乙烯系聚合物和/或(c2)聚碳酸酯系接枝聚合物、（D ） 其他添加剂。 说明书中描述的现有技术是苯乙烯系树脂组合物，含有苯乙烯系树脂和苯乙 烯系树脂以外的热塑性树脂，例如聚碳酸酯树脂。本发明改进之处是加入改性苯 乙烯系聚合物和/或聚碳酸酯系接枝聚合物能够改善组分（A ）和（B ）的相容性， 从而提高组合物的机械性能（例如抗冲击性等）。具体实施方式部分记载了加入 (c1)和/或(c2)组分之后与不加入这两种组分的树脂组合物机械性能的比较数据， 数据表明(c1)和/或(c2)