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从两件案例谈功能性权利要求申请文件的撰写 作者姓名：李春生，杨森 作者单位: 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心化学部 摘要：本文主要通过复审案例及法院判决案例的介绍，阐述了不同阶段的法律适用对确定功 能性权利要求保护范围的影响，并讨论了避免后续阶段的法律适用对权利保护范围的影响， 代理人和申请人在撰写及面对审查功能性权利要求时要提前考虑哪些因素，以期对代理人和 申请人起到一定的借鉴作用。 关键词：功能性限定，确权，侵权，等同原则，禁止反悔 一、引言 如果在一项权利要求中不是采用结构特征或者方法步骤特征来限定发明，而是采用零部 件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定发明，则称这种限定方式为 [1] 功能性限定 。 根据《专利审查指南 2010》（下称“审查指南”）的规定，“对于权利要求中所包含的功 能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式[2] 。”而根据 2009 年 12 月 21 日最高人民法院公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若 干问题的解释》（下称《专利侵权司法解释》）中的第4 条解释，将功能性限定特征的保护范 围解释为仅涵盖“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施 方式，确定该技术特征的内容[3] ”。 可见，我国专利行政审批授权、确权过程与司法保护体系中专利侵权判定不同阶段，法 律对功能性权利要求的解释确定保护范围不同，其已经成为我国专利行政审批授权、确权与 司法保护体系中专利侵权判定中采用不同法律标准而带来的不一致法律问题。同时专利申请 人或代理人对此也存在许多不同的看法，如专利行政审批授权、确权阶段已经采取了严格的 审查标准，那么为何在侵权认定阶段再一次从新确权呢，而不直接依据 《专利侵权司法解释》 对权利要求采取一次确权措施，从而避免因克服实质审查缺陷修改适用《专利侵权司法解释》 第 6 条关于禁止反悔原则带来的缩小权利要求的保护范围，这样岂不是更有利于保护申请人 的权利？ 下面就从几个案例探讨一下如何撰写功能性权利要求与面对实质审查，并希望能解答上 述困惑，以希望大家获得一点启示。 二、案例介绍： [4] [案例 1]：专利复审委员会第40197 号复审请求审查决定简介 ： 权利要求1：一种制备光稳定的抗菌材料的方法，所述方法包括以下步骤： a ）制备包含有机溶剂和银盐的溶液，其中银盐的量足以在光稳定的抗菌材料中提供所 需的银浓度； b ）将聚合物用所述溶液处理，处理时间足以将所需银浓度结合到聚合物中，其中所述 聚合物选自多糖、改性多糖、聚乙烯基吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚乙烯基醚、聚氨酯、聚丙烯 酸酯、聚丙烯酰胺、胶原、明胶和它们的混合物；和 c ）在步骤（b ）之后，用一种或多种试剂处理所述聚合物，所述试剂有利于将所述银结 合到所述聚合物上，其中所述一种或多种试剂选自铵盐、硫代硫酸盐、氯化物和过氧化物； 其中当干燥时，银在所述光稳定的抗菌材料中基本上是光稳定的，但在光稳定的抗菌材料水 合时，银会从光稳定的抗菌材料中离解出来。 3. 权利要求1的方法，其中所述一种或多种试剂选自氯化铵和氯化钠。 4. 权利要求1的方法，其中所述一种或多种试剂是金属卤化物。 5. 权利要求1的方法，其中所述一种或多种试剂包括选自氯化铵、乙酸铵、碳酸铵、硫 酸铵和它们的混合物的铵盐。 权利要求1步骤c ）中用“所述试剂有利于将所述银结合到所述聚合物上”对用于处理所 述聚合物的一种或多种试剂进行了功能性限定；权利要求4 －5中进一步对权利要求1所述的 试剂进行了限定。 [复审审查决定意见（节选）] ：本申请具体实施方式部分仅记载了采用氯化钠作为处理 试剂的实施例。氯化物一般指含氯为-1 氧化态的二元化合物，包括金属氯化物、非金属氯 化物以及氯化铵等，氯化钠与氯化铵同属小分子氯化物，具有接近的性质，本领域普通技术 人员容易想到使用氯化铵代替氯化钠。除氯化钠、氯化铵之外的试剂，因说明书中无相关具 体实施方式证明，也无构效关系等合理说明，以充分表明其能够作为