浅谈禁止反悔原则的适用标准.pdfVIP

2011年2月刊 商品与质量 理论研 浅谈禁止反悔原则的适用标准 口张飞余 上海大学法学院上海200444 摘 要：随着禁止反悔原则被我国以司法解释的形式确认，关于该原则的讨论研究愈加激烈 由于司法解释规定的”粗放性”，以及专利审判的水 平、司法体制上的制约，对于禁止反悔原则的具体适用，仍存在着值得探讨、厘清的诸多问题。本文将讨论禁止反悔原则的适用标准，即在专利申 请过程中何种修改将导致适用禁止反悔原则的问题 关键词：禁止反悔原则专利 申请 修改 一 禁止反悔原则的概念 常不说明他为什么要进行修改。因此，对这种情况必须有～个明确 专利禁止反悔原则，也称为专利审查历史禁止反悔原则，是指专 的回答，否则就会给禁止反悔原则的适用带来很大的不确定性。 利权人在专利 申请期间或者维持阶段通过对权利要求、说明书的修 三禁止反悔原则适用标准完善建议 改或者意见陈述放弃了某特定权利要求或者对专利保护范围进行了 美国最高法院对Warner-Jenkinson一案的判决回答了这一问题， 限缩性的说明，则在专利侵权诉讼中不得将专利保护扩及其 曾经放 其立场是：如果不能从审查案卷中确定 申请人出于何种 目的进行修 弃了的领域。 改，则推定申请人的修改是为 了与专利性有关的原因而进行的，因而 专利禁止反悔的概念最初与弃权的概念有关。从禁止反悔原则 应当适用禁止反悔原则。这就是说，当存在疑义时，”将好处留给公 的起源来看，弃权理论曾经是禁止反悔原则最初的雏形。在美国 众”。当然，既然是一种推论，就意味着不是硬性规定，尚有一定的灵 1836年专利法中，专利权人可以通过再公告修改其专利一允许专利 活余地。美国最高法院允许专利权人对这一推论进行反驳，也就是 权人修改专利 申请 以使专利权人在发现潜在的、导致其专利无效的 提供证据证明其修改确实不是为了与”专利性”有关的原因而进行。 问题时来挽救其专利权① 。 如果专利权人举证成功，则可以收回这一推定。所 以，美国将之称 禁止反悔原则的目的在于防止专利权人出尔反尔的策略，即在 为”可以反驳的推论”③。 专利审查和无效过程中，只要求一个较小的保护范围，对权利要求进 笔者认为我国现行可参照美 国的”可 以反驳的推论”，结合我国 行缩小或狭义的解释而容易通过审查；而在侵权诉讼中，对权利要求 的相关规定，制定如下规定： 进行扩大或者广义的解释 ，谋求更大的保护范围。禁止反悔原则要 1．在专利 申请过程中，专利 申请人主动修改而又无法确定其进 求专利权人在专利申请、审查和无效过程中声明的对保护范围的限 行修改是为了何种 目的时均不适用禁止反悔原则；但发明专利在初 制，必须被继承到专利侵权诉讼中，不得反悔；即不允许将专利权人 步审查合格公布后，申请人进行的主动修改除外。 在 申请、审查和无效宣告过程中放弃的内容，在专利侵权诉讼中重新 与美国的”可以反驳的推论”不同，这里专利申请人主动修改而” 纳入到专利保护范围之内②。 放弃”的范围全部推定为不是出于要满足”专利性”条件，而是其他目 2009年 12月21日，最高人民法院审判委员会第 1480次会议 的，不适用禁止反悔原则。之所以采用与美国相反的推论，是因为毕 通过了 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干 竟我国专利制度起步较晚，技术水平相对落后。在国家鼓励技术创 问题的解释》。该解释第六条规定：专利 申请人 、专利权人在专利授 新的大前提下，制定相对于专利权人有利的制度是符合我国现阶段 权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈 的基本国情。但是发明专利因为其特殊的审查程序，在初步审查合 述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入 格后公布，此后专利申请人再进行的主动修改要适用禁止反悔原则。 专利权保护范围的，人 民法院不予支持。这是我国首次 以司法解释 此时因为已经将 申请文件对外公布，若 申请人主动修改导致保护范 的形式确认了禁止反悔原则。 围缩小，根据公示公信原则，应适用禁止反悔原则。 二 禁止反悔原则适用标准问题 2．申请人答复审查意见通知书等应国家知识产权局要求所作的 由于上述司法解释规定的”粗放性”，以及专利审判的水平、司法 被动修改和意见陈述均适用禁止反悔原则。 体制上的制约，对于禁止反悔原则的具体适用，仍存在着值得探讨、 此情形下的修改和陈述如果放弃了原来权利要求 中的一部分” 厘清的诸多问题。其中关于禁止反悔原则的适用标准，即专利 申请 领地”，是符合禁止反悔原则适用条件的，禁止专利权人在以后的侵 过程中何种修改将会导致禁止反悔原则的适用就是本文讨论的重 权诉讼中主张适用等同原则把这部分放弃的”领地”重新揽回。如果 点。 自己主动放