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专利代理与专利审查业务经验交流 从一件复审案谈专利法第２６条第４款的审查 文／王永建 摘要：专利法第２６条第４款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要 地限定要求专利保护的范围”。关于该条款的审查，由于直接关系到申请人或专利权人 能够获得的专利保护范围的宽窄，一直以来成为业界关注和争议的焦点。本文通过一 具体复审案的介绍和评析，对专利法第２６条第４款的审查原则、当前审查实践中发现 的问题以及举证责任的分配等进行了深入探讨，其对于准确理解“权利要求书应当以 说明书为依据”、如何判断权利要求书是否得到说明书的支持以及如何撰写申请文件和 答复审查意见等具有一定的参考和借鉴意义。 关键词：专利法第２６条第４款上位概念审查原则举证责任 一、引言 根据第三次修改后的专利法第２６条第４款的规定，“权利要求书应当以说明书为 依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。根据２０１０年修订版《审查指南》第 二部分第二章第３．２．１节的规定，“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应 当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是 所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方 案，并且不得超出说明书公开的范围”。从以上规定中不难看出，专利法并未禁止申请 人从说明书公开的内容中概括出权利要求的技术方案。事实上，为寻求最大的保护范 围，在撰写权利要求书时，申请人经常通过说明书记载的一个或者多个实施方式或实 施例来概括权利要求的技术方案，这在专利代理实践中非常普遍和常见。但是，对于 权利要求的概括是否恰当、什么样的概括可以得到说明书的支持并能够被审查员接受 等相关问题，由于直接关系到申请人或专利权人能够获得的专利保护范围的宽窄，一 直以来成为业界关注和争议的焦点蝴。本文试图通过对笔者经手的一件复审案的介绍 和评析，对专利法第２６条第４款的审查原则、当前审查实践中发现的问题等进行深入 探讨，并希望藉此能给业内人士和同行们提供一些有益的启示。 二、案情介绍 国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“复审委”）于２００８年９月４日作出  专利代理与专利审查业务经验交流 第１４５２６号复审请求审查决定。该决定涉及申请日为２００３年４月１１日、发明名称为 “用于在分选机的一列滑架上传输机械能的方法和装置”８号发明专利申 请（下称“本申请”）。该审查决定针对的独立权利要求ｌ如下： １．一种分选机，包括： 轨道： 被安装以沿轨道运动的用于运载将被分选的物体的滑架； 设置在滑架上的发电机； 设置在滑架上用于传输机械能的能量传输机构，所述能量传输机构包括： 安装在滑架上并压靠轨道以通过轮和轨道之间的摩擦力而旋转的摩擦轮： 在所述轮与所述发电机之间用于将旋转能从所述轮传递到所述发电机的传动装 置，根据发电机的电力需求变化使得用于使轮压靠在轨道上的力改变的力变化装置。 ２００６年７月７日，国家知识产权局实审部门对本申请发出第一次审查意见通知书， 该通知书中指出的主要意见为：本申请的权利要求１没有以说明书为依据，不符合专 利法第２６条第４款的规定。主要理由为：权利要求ｌ中使用了概括的上位概念“力变 化装置”，但在说明书中仅给出了两种实施方式：通过使倾角Ｑ小于相应摩擦角ｍ或通 过弹簧和套筒的机械作用改变摩擦轮压靠导轨的力。显然，这两种实施方式解决技术 问题的思路和方式不同，从这两种方式不能得到解决问题的普遍规律或启示，本领域 技术人员难于想到除此之外的其它实施方式，因此该权利要求得不到说明书的支持。 针对该第一次审查意见通知书，申请人于２００６年１１月２１日进行了针对性答复， 其中申请人不同意审查员的意见，认为本申请的权利要求１能够得到说明书的支持， 因而符合专利法第２６条第４款的规定。主要理由为：本申请所要解决的技术问题是根 据卸载系统的动力需求改变摩擦轮压靠导轨的力，即在分选机中采用根据发电机的电 力需求变化使得用于使轮压靠在轨道上的力改变的力变化装置。关于力变化装置可以 采用的具体形式，尽管说明书中给出了如审查员所述的两种具体实施方式，但正如说 明书中所述，它们仅仅作为示范例性和非限定性例子的方式给出，而并非对本发明的 限制。而且，虽然说明书中所给出的两种实施方式看似解决问题的思路和方式不同， 但事实上它们解决的技术问题和所能达到的技术效果是相同的，均为根据卸载系统的 动力需求改变摩擦轮压靠导轨的力。对于本领域的普通技术人员来讲，在本发明原理 的基础上，显然还可以在不偏离本发明的精神的情况下想到除了上述实施方式以外的 其它替换实施方式，申请人不可能、也没有必要对所有这些实施方式进行穷举。基于 以上理由，本申请的权利要求１中所概括的技术方案是恰当的，且能够得到说明书的 支持，从而符合专