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从可专利性客体和商业保护角度探讨专利保护主题的确定 作者姓名：骆希聪 作者单位：上海专利商标事务所有限公司 摘要 本文探讨了如何从可专利性客体和商业保护角度确定专利保护主题。结合笔者 工作中的一些案例，探讨了如何从申请人的技术交底材料中分析和提炼出符合专利 法保护客体的保护主题，以及如何参考申请人的业务范围、行业现状等信息确定既 能够找到直接侵权者，又容易证明侵权行为的有商业价值的保护主题。 关键词 保护主题 可专利性客体 技术方案 商业价值 直接侵权 一、引言 正如林肯所言，“专利制度是给天才之火浇上利益之油”。专利制度天然的 对技术创新所提供的良好保护作用，大大地激励了技术研发和专利申请的积极性。 尽管在执法上的保护力度尚有待提高，但随着专利意识的增强，越来越多中国申请 人期望通过申请专利来保护自身的智力成果。对申请人而言，期望一项专利申请既 要能经过国家知识产权局严格的审查而获得授权，又要能在诸如诉讼等授权后程序 中发挥保护智力成果的作用以实现其商业目的。 由于专利申请的申请人通常对专利制度和实务缺乏足够的了解，因此使一项 专利申请顺利获得授权并得到所期望的保护的责任更多地落到专利代理人身上。笔 者从事专利代理工作也有不短的时间，深感将一份技术交底材料转化成一件有质量 的专利申请是将一块璞玉进行精雕细琢的过程。这其中，决定这块璞玉的坯形—— 1 专利保护主题是雕琢的基础。在专利申请过程中，保护主题决定了专利申请能否通 过专利法保护客体的审查；而在授权后程序中，保护主题有时决定专利能否起到保 护作用，实现其“利益之油”的商业价值。笔者试着从对申请人至关重要的这两个 角度，结合笔者工作中的一些案例来加以探讨。 二、确定属于可专利性客体的保护主题探讨 专利法第二条规定对三种专利的保护客体进行了规定。以发明为例，它是指 对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。专利法第二十五条规定了不授予 专利权的几种例子。尽管在实践中，对专利法第二条第一款和第二款所规定的“技 术方案”，以及专利法第二十五条第一款第（二）项所规定的“智力活动的规则和 方法”存在不同的理解，但是这些规定仍为专利法的保护客体确定了相对客观的准 则。 在申请专利时，申请人所提供的技术交底书往往会将技术要素、管理要素、 商业要素等内容混杂在一起，有时甚至将非技术要素作为方案的主要内容。因此申 请文件撰写的第一步是对技术交底书进行分析和提炼，确定可以申请专利的保护主 题。 对于本质上是技术方案，但是掺杂了非技术要素而使其技术属性模糊的方 案，可以重新组织技术手段，提炼出具有可专利性的保护主题。 案例一 申请人在交底材料中记载了一个在汽车上的行车模式控制方法，它可 以提供一个行车模式和一个娱乐模式。在行车模式下，车载电子系统的屏幕上仅显 示预定义好的、仅与行车相关的信息；在娱乐模式下，车载电子系统的屏幕显示预 定义好的，娱乐方面的信息。 这样一个方案乍看之下是对汽车控制系统的模式进行了人为的划分和信息显 示分类，似乎会被专利法第二条第二款排除在外，或者落入专利法第二十五第(二) 项所规定的智力活动规则和方法。但是经过仔细分析后，笔者发现这一方案其实并 非是人为的规定，而是包含了技术上的考虑。 本案提出的背景是，由于车载电子系统的功能，尤其是娱乐功能越来越多， 容易分散驾驶者的注意力，带来危险。而且功能的增多，意味着使用者从车载电子 系统的主操作界面定位到特定的功能所需的操作更为繁琐，对于驾驶者来说，在驾 驶期间进行这些操作增加了驾驶的风险。 面对这样的现状，申请人所提出的不同的行车模式实际上满足了申请人在不 同的驾驶场景下的需求。例如在一些驾驶情景下（如接近未知目的地附近或驾车人 2 是新司机）驾驶者会仅关注与行车辅助相关的信息而不希望被除此之外的信息打 扰，因此提供一个专注行车的模式，仅允许使用辅助行车功能而禁止其他功能；而 在常规驾驶场景中（如上班途中或是熟悉的道路），驾车人除了关注基本的行车辅 助信息之外，还会有一些娱乐需求，如收音机、音乐等不十分干扰驾车行为