后发使用取得显著性之商标的法律保护研究.pdfVIP

案例研究 后发使用取得显著性之商标的法律保护研究 陶鑫良。 内容提要 从“彬彬”与“杉杉”，“罗蒙”、“培罗成”与“培罗 蒙”以及三条“鳄鱼”等案例中，引发出一个颇有趣味的法律问题，即 后发使用商标作为与在前使用商标原本不易区别、易生混淆的近似商 标，因其长期与在前使用商标对比性共同使用，取得了显著性而不会引 起相关公众产生混淆之后，该后发使用取得显著性之商标是否应受到法 律的保护?面对众说纷纭的各种观点，本文认为，如果在前使用商标权 利人知道后发使用商标的使用或注册情况。但在一定期间内怠于行使权 利．而后发使用商标又在此期阎取得了显著性，那么无论从商标保护目 的、反不正当竞争、商标权利限制、商标权利内容和社会公共利益等理 论视角上，还是从1RⅡ弓和我国商标法等法律依据上．都可以得出应当 给予后发使用取得显著性之商标以法律保护的结论。 关键词后发使用商标显著性法律保护 后发使用商标，是指在相同或者类似商品或服务上。后发使用的与他人在前 已经使用的商标相近似的商标。后发使用取得显著性之商标，是指后发使用商标 在与在前使用商标的对比性使用过程中导致相关公众对这两个原本不容易区别、 致生混淆的近似商标获得了能够容易区别两者之能力的具备显著性的后发使用商 ·陶鑫良：上海大学知识产权学院院长、教授、博士生导师。 2明—_1 后发使用取得显著性z商标的法律保护研究 标。1ⅢPs第15条第l款规定：“任何能够将一企业的商品或服务与其他企业的 商品或服务区别的标记组合，均应能够构成商标。”而能够将不同企业来源的商 品或服务相区别的这一特征就是商标的显著性，又称作商标的区别性或识别性。 面对刚出现时的后发使用商标，相关公众往往容易将其与他人在前使用商标。尤 其是已有相当知名度的在前使用商标相混淆，从而难以区别后发使用商标和在前 使用商标各自对应的商品或服务之企业来源。但是，后发使用商标和在前使用商 标对比性使用过程中，有可能因为后发使用商标的强化使用而成就其显著性。 “即使有的标志不能区别有关商品或服务，成员亦可根据其经过使用而获得的识 别性，确认其可否注册”(1ⅢPs第15条第l款)。获得显著区别特征的后发使用 商标应当依法给予注册和保护。 4 一、上海发生的若干典型案例及其引发的法律问题 (一)案例一；“杉杉”西服身后崛起的“彬彬”西服 1994年，“杉杉”已是在前使用的高知名度西服商标，“彬彬”却还是刚刚投 入后发使用的默默无闻的商标。“彬彬”在后发使用过程中至1996年已经获得了 显著性，最后“杉杉”和“彬彬”都成了上海最显著的西服品牌之一。始创业于 宁波，更发达在上海的“杉杉”西服于20世纪80年代巳蜚声沪上。驰誉申城。 “杉杉”注册商标也相继成为上海著名商标乃至全国驰名商标。作为每套价格在 1000元上下的中高档西服，销售嗣点遍布全市的“杉杉”西服在上海市场上拥有 很高的知名度、美誉度和亲和度。大约在1994年，在人称“中华第一街”的上 海最繁华的南京路销售“杉杉”西服的商店相邻出现了第一家“彬彬”西服专卖 店，随之一家家“彬彬”西服专卖店接踵出现在上海各主要商业区域。一时间． “杉杉”周边一定有“彬彬”，就像“肯德基”附近一定有“麦当劳”一样，成了 上海市场的一道风景线。然而，由于1994年“杉杉”商标已成驰名品牌，“彬 彬”商标却是初出茅庐，而“杉杉”与“彬彬”商标标识又相近似，“彬彬”西 服的价格又几乎只是“杉杉”西服的一半。所以在市场上一度引发较严重的混淆 和联想，不少消费者误将“彬彬”当“杉杉”；或者，看到“彬彬”想“杉杉”。 当时社会上纷纷议论“彬彬”借了“杉杉”的光．搭上了“杉杉”之便车。但 是，从1994年至1996年底，。杉杉”西服公司一直没有对“彬彬”公司表示任何 权利主张与侵权指控，也没有进行任何法律或非法律形式的交涉。而“彬彬”公 司锁定以蓝领工薪阶层为主体的中低消费群体，通过其低价位，大批量，专卖 店，连锁网等