美国商业方法专利发展及启示.docVIP

美国商业方法专利发展及启示 　　摘要：2010年美国最高法院对Bilski案作出终审判决，在肯定机器或转换标准具有重要作用的同时，却否认该标准是审查一项方法是否能够满足专利客体要求的唯一判断准则，商业方法专利判定重新回到不确定状态。本文从司法实践方面探寻美国商业方法专利的最新发展，以期对构建我国商业方法专利制度提供一些有益的借鉴和参考。 　　关键词：商业方法专利；Bilski案；可专利性；标准 　　 　　一、美国商业方法专利的扩张与轮回 　　随着计算机及网络信息技术革命的到来，商业方法的可专利性引发了美国实务界和学术界的广泛争论。1998年，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在道富银行信托公司诉签记金融集团公司案（以下简称SSB案）①中判决认为，商业方法并非美国专利法排除的主题，确立了判定商业方法可专利性的有用、具体且有形的结果标准（useful，concrete and tangible result），由此揭开美国商业方法专利保护的序幕。此后十年间，美国的商业方法专利申请、授权和诉讼风起云涌，并先后影响到世界多个国家和地区，形成商业方法专利扩张的大跃进时代。同时，也带来了无休止的诉讼和商业经营的不确定性，给美国经济造成不良影响。2008年，CAFC在In re Bilski案（以下简称Bilski案）②中放弃SSB案判定标准，提出较为严格的机器或转换标准（machine-or-transformation test），借以限制商业方法专利。该标准的适用分为两个步骤：（1）其与特定机器或设备相连接，（2）其将特定物质转化为不同的状态或东西，若不符合，则该发明不是可专利主题。③2010年6月28日，美国联邦最高法院对Bilski案作出终审判决，多数意见和并存意见出现了重大分歧。最终，商业方法的可专利性以5 比4的多数票涉险过关。然而，该案判决在肯定机器或转换标准具有重要作用的同时，却否认该标准是审查一项方法是否能够满足专利客体要求的唯一判断标准，从而使商业方法专利判定重新回到不确定状态。可以确定的是，商业方法并没有被美国专利法明确地排除，商业方法仍属于可专利主题，但是，如何判断一项发明创造是 抽象思想还是可专利性的方法，最高法院并没有提供进一步的指导，需要依赖今后CAFC和最高法院的司法判决或者国会的立法来澄清。 　　二、Bilski案判决对美国商业方法专利实践的影响 　　在饱受十年责备后，CAFC对Bilski案的判决本应是一个里程碑的案件，但无奈被最高法院的判决实质地否定，终点又回到了起点，一个里程碑案件由此幻灭。最高法院认为Benson-Flook-Diehr三案关于抽象概念的专利适格性见解具有高度的参考价值，也暗示在绝大多数案件中，机器或转换标准仍然是判断方法权利要求是否适格的合适标准。此外，最高法院提到，目前专利法所面临的巨大挑战是：如何在适当授予发明创造专利权保护与社会公众利益之间取得平衡点，但最高法院并没有对该平衡点作出任何定义。④ 　　该案判决作出后，美国专利商标局迅速对最高法院判决进行了总结并指导专利审查员采用如下流程来测试方法权利要求的可专利性：专利审查员应继续根据第101条的规定，运用与机器或转换标准相关的既存教导，并将其作为判断相关方法发明是否属于第101条意义下的方法的工具。如果所申请的方法满足了机器或转换标准，那么审查员应根据101条的规定拒绝对申请授予专利保护，除非方法明显未指向一个抽象思想。如果权利要求因指向一个抽象思想而被拒绝授予保护，那么申请人有权解释为什么其认为自己申请的权利要求并未指向一个抽象思想。⑤由此可见，美国专利商标局仍将使用机器或转换标准对商业方法专利进行审查。在专利申请不满足该标准时，允许专利申请人以其专利申请并非指向抽象概念为由提出抗辩。 　　笔者认为，Bilski案判决对美国商业方法专利实践的影响可归结为两点：一是商业方法的可专利性问题；二是商业方法专利适格审查的判定标准问题。通过最高法院的的终审判决，关于商业方法的可专利性问题，多数意见与并存意见产生了重大分歧。肯尼迪大法官代表最高法院撰写的多数意见认为：《美国专利法》第101条规定了宽泛的方法专利客体，且规定仅存在三项由判例法发展而来的例外情形：自然法则、自然现象与抽象思维。因此，多数意见从法律的角度明确承认了商业方法的可专利性。史蒂文斯与布雷耶大法官的并存意见认为：从事商业活动的方法并非《美国专利法》第101条意义下的方法，商业方法应当被禁止授予专利保护。此外，并存意见还认为，对商业方法给予专利保护未必有利于商业创新，且商业方法专利可能会禁止合法的竞争与创新，社会为了保护商业方法专利所付出的高昂成本不仅会阻碍创新，还可能遏制竞争。关于商业方法专利适格的判断标准问题，多数意见与并存意见基本达成一致：机器