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从一个案例看专利法上的“禁止重 复授权”原则 案情简介：1991年2月7日，舒某向中 国国家专利局提出了 一项实用新型专利申 请，1992年2月26日被授予专利权，该专 利权于1999年2月8日因权利期限届满而 终止。1992年2月22日，舒某提出了另一 项发明专利申请，1999年10月13日被公告 授权。2000年12月22日，请求人山东省济 宁无压锅炉厂对在后的发明专…… 【1】 由此可见，终审法院之所以会对本案做出了 与一审法院和专利复审委员会不同的处理 结果，主要是对专利法上的禁止重复授权原 则产生了不同的理解。而专利法上的禁止重 复授权原则，按照我国〈〈专利法实施细则》 第十三条第一款的规定是指“同样的发明 创造只能被授予一项专利。”但是同样的发 明创造既可以由不同的申请人向专利局同 时或者先后提出相同主题的专利申请， 也可 以由同一申请人先后向专利局提出实用新 型专利和发明专利申请。对于种情况，根据 我国〈〈专利法》第九条和〈〈专利法实施细则》 第十三条的规定，最终获得专利授权的只可 能是其中的一个申请人，而不能将同样的发 明创造重复授予不同的专利申请人。 而对于 种情况是否属于的重复授权我国的法律法 规尚无明确的规定，在现实中，确实存在某 些专利申请人既想获得实用新型的快速授 权又想获得发明专利的较长时间的保护， 从 而会对同一发明创造先提出实用新型专利 申请并在该技术公开之前又提出发明专利 申请。对于上述“接力式”的申请，目前我 国专利审查的一般做法为“如果发现同一 申请人就同样的发明创造提出的另一份申 请符合授予专利权，在尚未授权的申请符合 授予专利权的其它条件时， 应通知申请人进 行选择…申请人可以放弃其已经获得的专 利权，也可撤回其尚未被授权的申请”。【2】 由于本案中，专利复审委员会认为舒某的发 明创造符合发明专利的授予条件而其就同 一发明创造获得的实用新型专利保护期已 届满，所以舒某已不存在在发明专利和实用 新型专利之间选择的可能性，从而直接就授 予了舒某发明专利权。 但是终审法院在本案 中否定了专利复审委员会的上述做法。 由此 可见，终审法院与一审法院和专利复审委员 会对禁止重复授权原则的不同理解是在第 种情况。所以本文也主要是结合本案从第种 情况来探讨专利法上的禁止重复授权原则 的。 一，我国〈〈专利法》并不禁止专利权人将其 实用新型专利权转化为发明专利权。 《专利法》是判断一项专利申请是否符合专 利授予条件的主要法律，只要不违背〈〈专利 法》的禁止性规定，他人提出的专利申请如 果符合《专利法》规定的专利授予条件就应 赋予其专利权。不同的专利申请人就同一发 明创造先后提出专利申请之所以最终只会 有一个申请人获得专利权， 也许并不在于在 后申请的发明创造达不到专利法所规定的 专利授予条件，而在于〈〈专利法》第九条明 确规定了同样的发明创造只能授予最先申 请的人。而如果〈〈专利法》要禁止专利权人 将其实用新型专利权转化为发明专利权， 它 只要在其第九条中加入一禁止性条款就可 以做到，但是我国〈〈专利法》并没有这么做。 因此，基于“法无明文禁止即可为”之一般 法理，在民事领域，除了法律法规对公民的 权利作出限制或禁止之外的民事权利都应 是公民的合法权利，所以我们有理由相信： 只要同一专利申请人基于同一发明创造先 后提出的两种不同类型的专利申请都符合 了〈〈专利法》的专利授予条件，他就有权将 其先获得的实用新型专利权转化为发明专 利权。我国〈〈专利法》的专利授予条件包括 形式条件和实质条件。形式条件是指国务院 专利行政部门对专利申请进行初步审查、 实 质审查以及授予专利权所必须的文件格式 和履行的必要手续。【3】申请人只要按照专 利审查部门的要求去做， 专利申请的形式条 件一般都可以达到。因此，一项专利申请能 否被授予专利权的关键就在于该申请是否 符合专利的实质条件，即是否能通过新颖性、 实用性和创造性的“三性”审查。 在本案中，各方对舒某提出专利申请技术的 实用性和创造性并分歧。 而法院之所以会认 为专利复审委员会是重复授权，从〈〈专利法》 规定的专利授予条件来看就是认为该技术 已进入公有领域，从而缺乏新颖性。而所谓 “新颖性”，按照我国《专利法》第二十二 条第一款的规定是指“在申请日以前没有 同样的发明或者实用新型在国内外出版物 上公开发表过，在国内公开使用过或者其他 方式为公众所知，也没有同样的发明或者实 用新型由他人向国务院专利行政部门提出 过申请并且记载在申请日以后公布的专利 申请文件中。”因此，判断一项发明创造是 否具有新颖性的技术标准是看该发明创造 同申请日以前已经公开的技术相比是否具 有新颖性，而不是同现存的技术作比较，该 发明创造技术也许早已被他人开发出来但 他人未将该技术公开也从未公