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专利代理与专利审查业务经验交流 浅论技术问题在创造性判断中的作用 文／潘炜 摘要：三步法是创造性判断中最常使用的方法，但是简单地套用三步法在许多情况下 会出现事后诸葛亮的错误。本文以具体示例论述了在本领域技术人员提不出技术问题、 技术问题已经超出了本领域技术人员的能力或水平以及现有技术中不存在本发明要解 决的技术问题三种情况下技术问题在判断发明创造性的过程中的作用。因此，在判断 一项发明是否具有创造性或非显而易见性时，应该全面考虑从提出技术问题到解决技 术问题的整个过程的非显而易见性，而不应该将二者割裂开来。 关键词：创造性三步法技术问题技术启示事后诸葛亮 一、引言 根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新 颖性、创造性和实用性。其中创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突 出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。 在审杏指南第二部分第四章进一步明确了什么是“突出的实质性特点”和“显著 的进步”以及如何对此进行判断。具体而言，审查指南将发明有突出的实质性特点通 过正反两个方面表述为“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员 来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在 现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该 发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”；将发明有显著的进步表述为“发 明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果”。 尽管满足创造性要求满足两个条件，即“具有突出的实质性特点”和“显著的进 步”，但是由于评价发明是否具有显著的进步相对而言比较容易，因此，实际上在判断 发明是否具有创造性时，重点和难点在于判断发明是否具有突出的实质性特点。进一 步地，判断本发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说， 本发明相对于现有技术是否显而易见。目前，判断创造性的较为普遍并且可操作性较 强的方法为三步法： 1 确定最接近的现有技术； 2 确定发明的区别技术特征和发 明实际解决的技术问题； 3 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而 易见。 ·280· 专利代理与专利审查业务经验交流 对于第三步，具体而言，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发， 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，判断过程中，要确定的 是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应 用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题 即发明实际解决的技术问题 的 启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近 的现有技术并获得要求保护的发明。 在审查指南中举例概括了两种情况： 1 区别技术特征为公知常识， 2 区别技 术特征在一份或另一份对比文件中公开并且所起的作用与在本发明中所起的作用相 同。在上述两种情况下，通常 注意，这里是“通常”而非“一定” 认为现有技术中 存在技术启示，即要求保护的发明对于本领域的技术人员来说是显而易见的。 值得一提的，三步法只是创造性判断中最常采用的方法，而非唯一的方法。对于 审查员而言，采用三步法可以提高检索的效率和命中率，但是从目前接到的审查意见 通知书可以看出，审查员对三步法的使用趋于僵化，往往是直接地简单地套用三步法 来判断一项发明的创造性，反而偏离了创造性判断的本质“非显而易见性”。 二、技术问题在创造性判断中的作用 一般而言，做出一项发明创造通常会首先提出或者发现技术问题，然后再去解决 该技术问题并提出新的技术方案。因此，笔者认为提出或者发现技术问题以及解决该 技术问题并提出技术方案这两个方面都应该是判断一项发明是否具有创造性所应该考 虑的因素。忽略前者往往会导致“事后诸葛亮”的错误。换言之，笔者认为判断一项 发明是否显而易见包括了提出或者发现本发明要解决的技术问题是否显而易见以及解 决该技术问题所采用的技术方案是否显而易见两个方面，二者中只要其一是非显而易 见的，则应该认为该发明是非显而易见的。 特别是，在创造性判断的三步法中的第二步和第三步中，要确定发明的区别技术 特征和发明实际解决的技术问题，并且使本领域的技术人员在面对所述技术问题时， 有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。由于以上判断步骤是在审查 员理解了本发明之后所进行的判断过程，所以这两个步骤本身只考虑了解决技术问题 的动机和所采用的技术方案，但是却忽略了提出或者发现技术问题中所包含的非显而 易见性。在很多情况下，一项发明的难点往往在于提出或者发现技术问题，一旦该技 术问题明了，则解决方案对于本领域技术人