“三步法”审查发明专利创造性应对策略.docxVIP

?论以“三步法”评论创建性的过程中常有的降低创建性的若干手段与应付策略 专利申请的创建性高低不单取决于专利申请的技术内容本身，而且取决于采用的审查方 式。创建性是专利申请实质审查的核心条款，实务往常采用“三步法”进行审查。严格贯彻“三 步法”的程序性规定和实体性要求，对于客观、公正、正确评论专利申请的创建性拥有重要 意义。本文重在归纳剖析以“三步法”审查专利申请创建性的过程中常有的降低创建性的手 段，并据此提出应付策略。 一、“三步法”的内容及意义 《专利审查指南》规定的“三步法”内容为：确定最靠近的现有技术、确定区别特点和实 际解决的技术问题以及判断是否显而易见。“三步法”的三个步骤前后相序、逻辑关系，共同 组成判断创建性之（突出）实质性特点的基本过程。 “三步法”第一步属于事实查明范围，在相同检索条件下，不同审查员确定的最靠近现有 技术在大部分情况下较为一致，其客观性强于主观性。第二步、第三步属于价值判断范围， 根据区别特点归结技术问题及判断专利申请是否显而易见，均或多或少会混杂审查员的主观 因素，其主观性强于客观性。由于创建性判断过程中难免出现主观成分，“三步法”是否被正 确理解运用，将在一定程度上影响专利申请的创建性程度，严格按照“三步法”要求，有助于 减少评论失衡或错误。 二、常有的降低创建性的若干手段 专利申请的创建性审查过程因各样原因，容易低估专利申请的创建性高度，致使民众与 申请人间的天枰偏向民众一方，甚至出现评论错误，严重损及申请人利益。以下给出运用“三 步法”各步骤中常有的降低创建性的手段。 （一）对于“确定最靠近的现有技术”步骤 该步骤作为“三步法”第一步，是判断发明是否拥有突出的实质性特点的基础。该步骤运 . 用时常有的降低创建性的手段包括： 1、以非“一个技术方案”作为最靠近的现有技术 该手段包括三个层面，即以非“方案”、非“技术”方案或许非“一个”技术方案作为最靠近 的现有技术。这三个层面体现关系递进关系，均将不同程度降低专利申请的创建性。 （1）对于以非“方案”作为最靠近的现有技术的情形 经过检索如不能从对照文件中直接找到与专利申请比较的“最靠近”现有技术，往常会以 专利申请为蓝本，在对照文件中寻找有关要素组合出一个所谓的“最靠近的现有技术”。这种 组合的“最靠近现有技术”不能称其为“方案”，以该“方案”评论创建性，必然降低专利申请的 创建性。原因在于：“方案”这一术语本身意味着其内部各组成元素间以某种方式相互连结、 共同作用组成达成整体，其能够解决某方面的问题、实现一定的目的。当现有技术公然一个 “方案”时，该方案应拥有如下特点：①现实性，即该方案已存在于对照文件，而不是鉴于评 价专利申请创建性的需要，按照专利申请的方案临时拼凑对照文件的元素而成；②整体性， 即该方案以整体方式出现于对照文件的某个地点，而不是散乱地存在于不同内容段；③能够 解决某方面问题和实现一定目的，即该方案与专利申请的方案以相同意义存在，而不是不解 决问题实现某方面的目的的毫无意义的存在。 （2）对于以非“技术方案”作为最靠近的现有技术的情形 对照文件包括专利文件和非专利文件，对于非专利文件，其类型甚多、用途各异，并不 能自然作为“技术”方案与专利申请的方案进行比较，即便是专利文件，也应该注意该文件是 否属于“技术”方案。因为既然是将对照文件与专利申请进行“对照”，则对照对象之间应该具 有可比性，在“三步法”运用过程中，这种“可比性”的最基本要求是确定的“最靠近现有技术” 应该组成完整的“技术”方案，即：除拥有方案本身的意义外，还应该同时拥有明确的（或可 以明确的）所属技术领域、解决的技术问题和技术效果。当从检索到的所谓最靠近现有技术 中不能明确或归纳地得出其解决的技术问题以及取得的技术效果，说明该“方案”并没有实际 的技术意义，与专利申请不拥有可比性，不宜作为最靠近的现有技术评论创建性，以此评论 创建性必然降低专利申请的创建性。 （3）对于以非“一个”技术方案作为最靠近的现有技术的情形 《专利审查指南》规定，最靠近的现有技术是现有技术中与要求保护的发明最亲密有关 的“一个”技术方案。由此可知，不单用作评判创建性的“基准”应该属于“技术”方案，而且应 当是“一个”技术方案，而不能是“多个”。可是，当一篇专利文件存在多个技术方案时，容易 出现将几个技术方案联合在一同作为最靠近的现有技术的现象。这种做法混杂了“三步法” 第一步和第三步的区别，相当于在第一步时已经进行创建性的组合操作，该方式必然降低专 利申请的创建性高度。 2、超范围理解最靠近的对照文件的公然内容 经过检索确定最靠近的对照文件后，实务的一种做法是根据专利申请的描绘从最靠近的 . 对照文件记录的内容中提取有关技术内容，以形成起码在形式上与专利申请的技术方案相像 的“