论涉外定牌加工商标使用的合法性.pdfVIP

2O14年 12月 湖北警官学院学报 Dec．2014 第 12期 总第 159期 JournalofHubeiUniversityofPolice No．12 Ser．NO．159 论涉外定牌Dn-v商标使用的合法性 李 娟 (武汉大学 法学院，湖北 武汉 430072) 【摘 要】新 《商标法》第57条对在相同商品上使用相同商标的侵权认定仍然没有规定混淆要件。在涉外定牌加 工中．如果加工的产品所使用的商标与国内相同，则正好落入商标侵权领域。但涉外定牌加工具有特殊性，在相同或 类似商品上使用近似或相 同商标均不会对商标权造成实质上的侵害。将该行为认定为侵权 ，既不符合商标保护原 理，又与立法目的相悖 。对相关法律进行 目的论的限缩，将该行为排除在侵权之外，具有合法性和正当性。 【关键词】涉外定牌加工；商标使用；商标侵权 ；混淆理论 ；目的论限缩 【中图分类号】D923．4 【文献标识码】A 【文章编号】1673—239l(2叭4)l2一OllO一04 定牌加工又被称为贴牌加工，是指加工方与定 (一)判决涉外定牌加工行为构成商标侵权 作方约定，加工方为定作方加工使用特定商标或品 法院判决涉外定牌加工行为构成商标侵权的比 牌的商品，并将其交付给定作方，定作方向加工方支 较有影响力的案件有美国耐克诉浙江银兴制衣厂等 付加工费的贸易方式。…涉外定牌Dnq-是我国对外贸 商标侵权案、慈溪永胜轴承诉宁波保税 瑞宝国际 易的一一种重要方式，为我国的经济发展作出了重要 商标侵权案、李丽莎诉华美嘉进出口公司商标侵权 贡献。在涉外定牌加工中，若境外注册商标权利人 纠纷案等。在这些案件中，法院认定侵权的理由为： 定牌与我国境内注册商标相同或近似，并使用在相 (1)商标权具有地域性，即使在其本国拥有合法的商 同或类似商品上，但产品全部出口到国外，对于加工 标使用权，在我国使用商标也不得侵害我国的注册 人使用商标的行为是否构成侵权的问题，司法实践 商标专用权。(2)根据旧 商《标法》第 52条，只要在 中 “同案不同判”现象严重，给我国涉外定牌加工业 同种或类似商品上使用与我国注册商标相同或近似 带来了不可预知的法律风险。①2014年5月 1日生 的商标，即构成商标侵权，混淆并非商标侵权的构成 效的 商《标法》第 57条明确将混淆作为部分商标侵 要件 。 权的构成要件，并不能彻底解决涉外定牌加工商标 (二)判决涉外定牌加工行为不构成商标侵权 侵权纠纷。有鉴于此，本文拟从法学理论角度，对涉 实务中，部分法院持相反态度。北京市高级人 外定牌加工是否构成商标侵权进行考察，并从法学 民法院于2004年出台专门规定，明确 “造成相关公 方法论角度探讨解决方法。 众的混淆和误认”是商标侵权的前提；基于有权使用 商标的人的委托且所加工的商品不在我国境内销售 一 、 涉外定牌加工商标侵权纠纷的司法处理实 的涉外定牌加工不可能造成相关公众的混淆、误认， 况梳理 不应 当被认定为侵权 。②在上海市法 院审理 的 从2001年的耐克商标案起，涉外定牌加工已引 JOLIDA案、福建省法院审理的“boss”商标案等案件 发了不少商标侵权纠纷。基于其中特殊的法律关系， 中，法院均作出了不构成侵权的认定，理由主