论界定商标侵权使用行为de两步审查法【阐述】.pdfVIP

· 28 · 部 门法专论 论界定商标侵权使用行为的两步审查法米 刘 维 摘 要：商标使用行为的功能界定法具有抽象性，难以清晰界定；将商标使用行为限定于 流通领域的观点值得商榷；商标使用行为具有行为指向性，独立于混淆可能性的判断，后者具 有事实依赖性。技术服务行为为认定商标使用行为、划分商标直接侵权和间接侵权提供 了启 示。个案中对商标使用行为的审查，应当分两步进行，第一步审查该行为是否乃获取 “经济优 势”的行为，即是否属于商业行为；第二步审查行为人是否利用商标推广其商品或服务，即是 否在商品或服务与商标之间建立 了“经济关联”。 关键词：商标使用 功能界定法 经济关联 中图分类号：DF523．3 文献标识码 ：A 文章编号：1673—8330(2015)02—0028—08 引 言 我国法院对商标侵权认定中的商标使用行为采用功能界定法，认为构成商标侵权的使用行为必须 “起到区分商品来源的作用”(商标意义上的使用，下称 “功能界定法”)，④不能起到标识来源作用的行 为不构成商标使用行为，则不构成商标侵权。新 《商标法》第48条吸收了现行 《商标法实施条例》第3 条规定和司法实践中的做法，从行为类型和功能效果两方面界定商标使用行为：本法所称商标的使用， 是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其 他商业活动中，用于识别商品来源的行为。 商标使用行为在商标侵权认定中的要件地位及其界定方法在规范意义上已经明确，但在操作层面 并非毫无争议。“功能界定法”虽然抓住了商标使用行为的本质，但在技术和操作上具有抽象性和模糊 性，而司法实践中的行为丰富多样，究竟如何在个案中判断是否属于 “发挥商标功能”的行为，成为司法 实践和学术讨论中争议不断的话题 。 商标使用行为首先是一种商业行为，这是判断商标使用行为的第一步。商业行为是商标侵权行为 和不正当竞争行为的共同特征。商标侵权行为本质上是一种试图转移他人贸易而获利的行为，不正当 竞争行为则是一种试图获取竞争优势的行为。欧洲法和美国法都将商业行为作为商标侵权的前提要 件，如 “根据商标指令第 5条第 1款第 1项或者——如果是欧洲商标——根据第40／94号规定第9条第 1款第 1项，商标所有人有权禁止第三方未经同意使用与注册商标相同且影响商标功能的标记，如果这 种使用发生在商业过程中且使用的相关商品或服务与该注册商标的商品或服务相同或类似”。⑨美国 本文系中国法学会课题 “商标功能的侵权要件地位及损害判定研究”[项 目编号CLS(2014)D096]的阶段性研究成果。 [作者简介]刘维，上海大学法学院——知识产权学院讲师，博士。 ① 孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2012年版，第 120页。 ② 最高人民法院(2OO9)民申字第268号民事裁定书。 ③ CaseC一236／08toC一238／08Google。paragraph49． 2015年第2期 论界定商标侵权使用行为的两步审查法 ·29· 《兰哈姆法》第45条同样明确规定 “商业中的使用(useincommerce)”。 如果使用行为发生在商业活动的背景中，目的在于获取经济优势，则使用相同或近似标记的行为构 成商业过程中的使用行为。反之，如果行为 目的并非获取经济优势 (竞争优势)，则不可能进入商标法 和反不正当竞争法的评价。以搜索引擎在关键词案件中的法律地位为例，“搜索引擎将与商标相同的 标记 (signs)存储为关键词且根据这些关键词安排显示广告的行为，是为了竞争优势 (economicadvan— tage)而实施的商业行为”，因而是一种商业行为。 然而，“商业行为”与 “商标使用行为”并非等同概念，否则商标侵权行为与普通不正当竞争行为无 异。如何将商标使用行为从广义的商业使用行为中筛选出来，亦即区分商标使用行为与不正当竞争行 为，就是界定商标使用行为的第二步和重点难点所在。本文的基本思路是，通过引入商标法上的技术行 为，提出界定商标使用行为第二步的方法，再用这个标准解释三种类型的案件、回答商标使用行为独立 性的疑问。商标使用行为的界定偏重于实践理性，问题的产生和标准的提出均源于司法实践的积累和 需要。因此，本文