涉外OEM行为实践认知与法律探析.docVIP

涉外OEM行为实践认知与法律探析 　　关键词必要技术特征以说明书为依据功能性限定 　　涉外OEM本是Original Equipment Manufacturer（原意是“原始设备制造商”）的缩写，转而泛指贴牌加工模式或称定牌加工模式；其应当包括国内企业之间的国内贴牌加工和中外企业之间的涉外贴牌加工；中外企业之间的涉外贴牌加工，又应当包括境外企业委托境内的外向内的贴牌加工和国内企业委托境外企业之间的内向外的贴牌加工。近年来我国知识产权业界与学界围绕涉外OEM商标侵权与否的法律问题，主要聚焦于境外委托方委托国内企业承揽加工的外向内的涉外OEM。故本文中如无特别说明，所谓涉外OEM仅指称境外委托方委托国内企业承揽加工的外向内的涉外OEM。 　　近年来在我国知识产权业界与学界，从司法实践到学术讨论，围绕“涉外OEM行为是否属于‘商标法意义上的使用’”？“涉外OEM行为是否侵犯了我国相应标识的注册商标权？”“我国涉外OEM承揽方如何才算善尽合理谨慎关注义务”等法律问题及典型案例，大家见仁见智，众说纷纭，群所瞩目，愈演愈烈。 　　迄今针对我国涉外OEM行为主要有三类观点：第一类观点认为不进入国内市场销售环节的涉外OEM行为，不是我国商标法意义上的在国内“用于识别商品来源的”的 “商标性使用”行为，所以涉外OEM概不侵犯我国注册商标权。第二类观点认为我国涉外OEM承揽方应尽到对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务（或称“必要审查注意义务”），这是认定涉外OEM行为不构成我国商标侵权的构成要件或者必要前提；故对未善尽合理谨慎关注义务的我国企业之涉外OEM行为一律判定侵犯了相应标识的中国注册商标权。第三类观点认为虽然涉外OEM不进入国内市场销售环节，但其在国内生产制造等环节中往涉外OEM产品上贴附与我国相应注册商标相同或近似之标识的行为，也属于我国商标法语境下的商标使用行为，所以应当认定涉外OEM一概都构成商标侵权。 　　在我国涉外OEM民事诉讼中，虽然几经反复但近年来已逐步趋向第一类观点或者第二类观点，第三类观点渐渐淡出。然而迄今第三类观点仍然较严重地延续于我国有关商标行政管理与执法以及相关联的刑事诉讼中。不少在民事诉讼中多已趋向判决不构成商标侵权的涉外OEM行为，却仍然被视为商标侵权而遭受工商行政执法的严厉查处，甚至被追究严苛追究商标侵权犯罪的刑事责任。 　　笔者倾向于：一方面，对于民事诉讼中涉外OEM行为的法律分析，“不要关上商标法这扇窗，更请打开竞争法这扇门”。在法律适用方面，笔者认为对于由涉外OEM延伸或者“溢出”进入我国国内市场销售环节的行为，应当主要适用我国《商标法》，而对于涉外OEM未进入我国国内市场销售环节的行为，无法适用我国《商标法》，应主要适用我国《反不正当竞争法》。对于涉外OEM的违法行为，不属于我国《商标法》调整范围的，不能冠以商标侵权之名实施民事法律制裁，而应当依据我国《反不正当竞争法》等按照不正当竞争行为实施民事法律制裁。另一方面，对于不构成商标侵权或者不正当竞争的涉外OEM行为，应当谨慎工商行政之商标执法，不能循惯性做法而错误认定为商标侵权而施以行政处罚。再一方面，涉外OEM及其延伸中即使在民事上涉嫌商标侵权或者不正当竞争的行为，鉴于民事诉讼与刑事诉讼不同的法律原则和证据规则，一般不宜入刑，不应轻易施以商标侵权犯罪的刑事制裁。 　　一、参与十多起涉外OEM案件的逐步认知及相关思考 　　从2009年起至今，笔者有机会代理或者参与了十多起不同案情、不同类型并涉及不同问题或者不同问题组合的涉外OEM案件，其中有涉外OEM民事诉讼案件，也有涉外OEM刑事诉讼案件，还有作为专家证人远赴法国巴黎国际商会仲裁院的涉外OEM仲裁案件。从案由来看，有“确认不侵犯商标权纠纷案”，有“侵犯商标权纠纷案”，有“侵犯商标权与不正当竞争纠纷案”。从代理主体来看，绝大部分代理或者服务于被告，在一件涉外OEM商标侵权案与一件涉外OEM商标不侵权案中代理原告。从参与性质来看，绝大部分代理涉外OEM中的委托方与承揽方，有一件代理涉外OEM中相应我国注册商标权人，还有一件作为国际仲裁案件中的专家证人。从审级来看，有走完一审、二审、再审之全部审判程序以及审判监督程序的，也有一审判决即生效的。从案件结果来说，民事诉讼案件中有七件案件判决商标不侵权（其中六件一审就判决商标不侵权，一件一审判决商标侵权而二审改判商标不侵权）；有一件因委托方授权书日期不符视为委托方授权手续不成立，涉外OEM承揽方未尽到合理谨慎关注义务而判商标侵权； 一件撤诉（在上海浦东自贸区法院的卡斯顿公司Vs上海耀星公司的涉外OEM案件开庭前夜代理原告撤诉）。唯一的仲裁案件达成了和解{在巴黎国际商会仲裁院的欧司朗公司（Osram Sylvania Inc.）V